海牙外观国际注册和马德里商标国际注册制度对比

2022-04-08

  文/北京集佳知识产权代理有限公司 杜燕霞

 

  2022年5月5日,中国将成为《工业品外观设计国际注册海牙协定》第77个成员国。自此,中国申请人可以选择通过海牙体系来进行外观设计的保护。相较于海牙体系,国内申请人比较熟悉的是马德里商标国际注册体系,因为我们加入后者已经三十多年了。马德里商标国际注册体系,为国内申请人在海外进行商标保护提供了性价比较高的一种选择。其实,外观设计的海牙体系与商标的马德里体系非常相似,都是为了简化申请人的海外保护程序,将国际公约和本国法律制度进行紧密衔接,通过框架构建来便于申请人在海外进行权利注册。两个体系的价值实现方式,均是通过使用一种语言、提交一件申请、缴纳一份费用来实现目标权利在指定成员国内的保护。然而,由于保护权利性质不同、体系设置的时间不同,因此两个体系还有一系列的区别。本文将通过对两个体系异同的对比,来增加国内申请人对两个体系制度的了解,提升对两个体系制度的利用。

  首先,两个体系的制度框架基本类似,都是国际公约结合国内法律的形式。其中,海牙体系的国际公约为《海牙协定》及其实施细则,以及规定工业品外观设计国际分类的《洛迦诺协定》。马德里体系的国际公约为《商标国际注册马德里协定》和《相关议定书》及其实施细则,以及《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》。国内法律,则分别是成员国国内的商标、外观专利保护单行法,或者是知识产权法典中的商标、外观专利保护篇。在上述法律框架内,国际注册部分受国际公约规范;进入国家阶段的,则受成员国国内法律调整。通过国际注册体系进入成员国的注册申请,与依据国内法直接提交的注册申请,在权利上是相同的,没有优劣之分。且,国际注册在各指定成员国的效力是相互独立的,任何一国的效力不依赖于他国的审查结果。在国际公约部分,国际局作为常设机构,主管国际注册的具体工作,包括国际注册申请的受理、形式审查、公告、登记和证书颁发等。其次,国际局负责与指定成员国的主管局、国际注册申请人或代理人的联络沟通工作,包括驳回、异议、核准等通知的转达。此外,国际局负责国际注册登记后的管理工作,包括权利人信息变更、权利转让、续展申请等。

  两个体系的优势也很类似。出于相同的目的,两个体系在工作语言、费用、办理手续等方面均为申请人提供了最友好的制度设置。其中,费用优势明显。因为国际注册是通过国际局直接向主管局转达申请的,因此避免了委托当地代理所的费用。而当地代理所的费用,在整个费用支出中的占比较高,因此可以免去这部分费用的支出,对于权利人而言是非常利好的。此外,由于国际局对国际注册进行管理工作,因此无论是状态查询、还是国际注册的续展、变更、转让,均通过国际局办理,为权利人大大节约了管理成本。

  除了以上相似之处外,两个体系还有些不同,申请人需要特别注意。首先,两个体系的涉及的地域范围,即指定成员国不同。目前,海牙体系成员国是77个(含中国在内),包括94个的国家,而马德里体系成员国为126个。目前,同属两个体系的成员国有68个,包括中国、欧盟、英国、美国、韩国、日本等主要国家和地区。而澳大利亚、新西兰、印度、阿联酋等,尚未加入海牙公约。

  其次,提交基础不同。马德里体系需要以原属国的基础申请或注册作为国际注册的提交基础,因此注册申请仅能够通过原属国来提交,即原属国需要对提交基础进行审查。然而,海牙体系无提交基础,申请人可以选择直接向国际局提交,也可以通过原属国主管局提交。对于马德里国际注册而言,除首次注册申请外,其他申请类型,例如变更、转让、续展、后期指定,均可以选择直接向国际局提交,因为对于这些申请而言,没有基础审查的内容。由于马德里体系需要提交基础,因此为了和提交基础联动,马德里体系有“中心打击”原则,即国际注册日五年内,若基础申请或注册因各种原因而失效的,则基于该基础商标提出的国际注册将失效。若基于“中心打击”而失效的国际注册,可以在指定成员国提交转单一申请。由于海牙体系不存在基础注册,因此也没有类似“中心打击”的规定。除了以上不同,马德里体系还有后期指定类型的申请,即申请人在首次国际注册后,可以针对第一次未指定的成员国或者驳回后未核准注册的成员国进行后期指定。后期指定和首次国际注册共享一个国际注册号,进行一件国际注册的管理工作。此外,后期指定没有次数限制。然而,海牙体系没有后期指定的申请类型,因为国际注册后将外观公布后,该外观已丧失新颖性,针对同一外观,将无法再进行注册保护。

  最后,笔者希望讨论的是关于国际注册主体资格的问题。根据两个体系的规定,国际注册申请人需要满足一定的条件,方有提交国际注册的资格。这个条件在两个体系中的表述是相同的,均为:1)拥有成员国国际;2)在成员国有真实有效的工商业营业场所;3)在成员国有常住住所。尽管法律规定相同,但由于马德里商标国际注册申请提交是通过中国商标局提交的,因此该资格的审查主体是商标局。而海牙外观国际注册申请可以向国际局直接提交,因此该申请资格的审查主体就可能是国际局。不可避免的,国际局的审查标准与中国商标局的审查标准统一很难,因此在审查实践中,对于主体资格的要求可能出现不一致。例如,港澳地区的企业,无论是否在大陆有工商业场所,目前均无法利用马德里体系,然而,可能可以通过海牙体系进行外观国际注册。

  文尾,笔者对两个体系的主要异同,通过表格进行了汇总,供大家参考。

  

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