关于美国专利审查中的“最宽合理解释”

2018-04-13
  •   文/集佳知识产权代理有限公司 田磊

      由于权利要求是由语言符号组成的,而语言符号具有多义性、歧义性,因此权利要求的解释对于理解权利要求的内容、划定专利权的边界,具有十分重要的意义。

      在专利审查和侵权诉讼过程中,都可能需要对权利要求进行解释。在美国,专利侵权案件中,法院限制性地解释权利要求以确定其含义;而在专利审查过程中,则适用不同于侵权诉讼中的解释方法---最宽合理解释。

      一、什么是“最宽合理解释”标准?

      “最宽合理解释”标准,英文为Broadest Reasonable Interpretation Standard,是指专利审查员在专利审查程序中对权利要求进行解释时,应当对权利要求的术语(term)尽可能地作出宽泛的解释,只要这种解释与说明书的描述一致并且与本领域技术人员阅读专利文件之后能够得出的理解一致即可。

      例如,对于权利要求中记载的技术特征“地板”,如果没有明确限定其材质,即使说明书的实施例公开的是木板,也不应当然受此限制,如果塑料地板同样能实现发明目的,就可以将权利要求中的“地板”解释为涵盖塑料地板。

      “最宽合理解释”标准有两个要素,一为“最宽”,二为“合理”。“最宽”一词容易引人误解,让人误以为应当对权利要求的术语不受限制地作出“最宽”的解释,其实不然,“最宽”解释的前提是“合理”,即要在“合理”的限度内作出“最宽”的解释。

      合理性的要求体现在:

      第一,解释应当与专利说明书保持一致,不能超出说明书的记载毫无限制地作出最宽解释,亦即专利说明书有特别限定的,应遵从其特别限定。

      第二,权利要求的术语在专利说明书中没有特别限定的,应当采该术语的普通和通常含义(ordinary and customary meaning)。

      第三,对权利要求的解释应当与本领域技术人员的理解保持一致。

      因此,“最宽合理解释”的精髓不是“最宽”解释,而是在“合理”的限度内作出最宽的解释,即在不超出专利说明书的记载和本领域技术人员对专利文件的正常理解的前提下,对权利要求作出尽量宽泛的解释。

      权利要求的解释是一种信息处理工作。信息处理需要成本,一个好的制度应当尽量降低信息处理成本。如果权利要求中的语词具有宽泛的含义,在专利侵权程序中要准确地界定其保护范围,则要详细地阅读说明书,采用说明书的内容来限定权利要求中语词的含义,这种复杂的解释工作需要耗费较多的人力和时间成本。如果在授权时,权利要求书中采用了与说明书含义一致的语词,使得权利要求的字面含义和说明书限定的含义基本一致,则可以显著地降低授权后权利要求的解读成本,有效提升权利要求的公示作用。

      二、“最宽合理解释”标准的正当性依据

      为什么USPTO在专利审查程序中适用“最宽合理解释”标准?“最宽合理解释”标准的正当性依据是什么?对此,美国学者认为主要有以下三个方面的理由:

      第一,采“最宽合理解释”标准,专利审查员可以扩大现有技术的检索范围并挑战权利要求的可专利性,促使专利申请人将权利要求修改至合适的保护范围,防止将现有技术纳入专利保护范围。为了确保专利申请人获得的权利保护范围与其技术贡献相一致,专利审查员应当始终以“挑刺”的眼光对待权利要求,尽量扩大现有技术检索范围,挑战权利要求的可专利性,迫使专利申请人作出合适的修改。

      第二,在专利审查程序中,专利申请人充分享有修改权利要求的机会,一旦专利审查员指出权利要求涵盖范围过宽的问题,专利申请人可以自由地修改,因此,“最宽合理解释”标准并不会损害专利申请人的利益,并无不公。“最宽合理解释”标准之所以适用于USPTO的很多审查程序,主要是因为专利申请人对权利要求享有修改的自由。相反,如果专利申请人没有修改权利要求的自由或者自由受到严格的限制,适用“最宽合理解释”标准,就面临缺乏正当性的质疑。例如,在Cuozzo案中,CAFC的Newman法官不同意适用“最宽合理解释”标准的一个重要理由是,IPR程序中权利人修改权利要求的自由受到了严格的限制。

      第三,采取“最宽合理解释”标准,可以督促专利申请人修改权利要求,消除文字表达的模糊性,提高权利要求的确定性。权利要求的术语难免具有多义性、歧义性,保护范围不够清晰,“最宽合理解释”标准可以促使专利申请人作出合适的修改,提高权利要求的确定性和公示价值。

      三、“最宽合理解释”标准的适用方法

      根据美国MPEP的规定,在专利审查程序中适用“最宽合理解释”标准,具体的适用方法如下:

      第一步,判断权利要求中的术语(term)对所属技术领域的技术人员来说是否有普通和惯用的含义(ordinary and customary meaning),如果有普通和惯用的含义,则进入第二步,判断专利说明书中是否对该术语明确作出了特别的定义,如果有特别定义,则采特别的定义,如果没有特别定义,则采所属技术领域的普通和惯用含义。

      回到第一步,如果权利要求的术语在其所属技术领域并无普通和惯用的含义,则同样进入第二步,判断专利说明书中是否对该术语明确作出了特别的定义,如果有特别定义,则采特别的定义,如果没有特别定义,则适用“最宽合理解释”标准作出尽量宽泛的解释,并以权利要求不符合美国专利法第112条(b)项以及说明书没有提供清楚的支持为由驳回该权利要求。

      美国MPEP关于“最宽合理解释”标准的适用方法貌似比较复杂,其实稍作提炼,则极其简单,简述如下:对于专利权利要求中的术语,如果专利说明书有特别定义,则采特别定义;如果说明书无特别定义,但是在所属技术领域有普通、惯常之义,则采普通、惯常之义;如果说明书中既无特别定义,所属技术领域亦无普通、惯常之义,则作“最宽合理解释”。

      需要指出的是,上述“最宽合理解释”标准不适用于功能性特征的解释。功能性特征有专门的解释规则,即采用说明书披露的实施方式及等同方式进行限定。

      四、美国适用最宽合理解释的案例

      在审查过程中,美国专利商标局采用最宽合理解释方法,在复审无效程序中,审查员仍采用这样的标准。如果对审查决定不服,上诉到联邦巡回上诉法院,法院仍采用这一标准。在提及最宽合理解释方法的大多数案件中,美国联邦巡回上诉法院的意见与专利商标局的意见是相同的,即大部分案件都维持了专利商标局对权利要求所做的最宽合理解释。

      以下案例可做参考:

      (1)在In re Paulsen案中,专利商标局和联邦巡回上诉法院都认为,权利要求中的电脑指的是其普通含义。说明书只是描述了笔记本电脑的某些特点和性能。这种描述,与确立特别的界定,从而限制发明的范围,使之具有与通常电脑不同的特点和性能还离得很远。

      (2)在In re Avid Identification Systems, Inc.案中,美国专利申诉和抵触委员会员会认为,由于专利说明书没有明确定义不可改变的数据(unalterable data),这一术语应定义为不容易改变的数据。联邦巡回上诉法院认为,说明书本身在定义不可改变的数据时使用了不同的术语。说明书中描述不可改变的数据永远不需要改变的,有时描述为通常不能改变的,没有连续的、明确的定义,专利申诉和抵触委员会员会对不可改变的数据给出了与说明书一致的最宽合理解释,对权利要求的解释没有错误。

      (3)在In re Michael C. Scroggie案中,对于权利要求中的个人电脑,专利商标局认为,根据字典的解释,个人电脑的平常和普通含义指的是基于中央处理器构建的供个人使用的电脑。说明书没有对个人电脑进行重新界定,权利要求中的含义就是其平常和普通含义。联邦巡回上诉法院认为,权利要求中只使用了个人电脑一词,说明书中没有进行界定,也没有解释其含义,在审查过程中也没有修订进行界定。虽然说明书中提到了使用网络和邮件,但没有将这些限制写在权利要求中。因此,不能将权利要求中的个人电脑理解为在网络环境中使用的电脑。

      (4)在In re David T. Pelz案中,涉案专利申请指向练习击球的高尔夫球训练垫,训练垫的击球表面上印有脚和球的位置标记。对比文件中的训练垫的击球表面有纵线和横线,形成网格,可以用来确定脚和球的位置。专利申诉和抵触委员会认为申请的专利没有新颖性。联邦巡回上诉法院同意专利申诉和抵触委员会的认定,认为权利要求1并没有界定高尔夫训练垫上的标记实质上包括第一、第二、第三脚标记和球位标记,而权利要求1只是记载实质上包括包括标记的表面,而标记包括第一、第二、第三脚标记和球位标记。权利要求使用这种开放式的用语,应解释为表面上除了列举的标记外,还可以有其他的。

      (5)在In re Henry Gleizer案中,涉案专利涉及电子付款和实物交易的自动交易系统和方法,包括5个步骤,但权利要求没有限定顺序。专利权人主张,对比文件没有披露5个步骤的顺序,而其交易系统是有顺序的。专利商标局认为,权利要求应进行最宽合理解释,将说明书中的顺序读入权利要求是不正确的。联邦巡回上诉法院认为,步骤顺序除非实际引述或暗示是不可缺少的,否则通常不能解释为技术方案所必需。因此,联邦巡回上诉法院支持了专利商标局的解释。

      (6)在In re Trans Tex. Holdings Corp案中,涉案专利为在通货膨胀时调整存贷款帐目方法的投资管理系统。争议的权利要求中一个术语responsive to the rate of inflation(响应通货膨胀率)。专利权人主张,专利要求存贷款数额连续地一对一地与通货膨胀率对应,指的是只要有通货膨胀率产生,就会做出相应的调整。专利商标局和联邦巡回上诉法院认为,权利要求只是要求直接响应,说明书和审查档案也没有要求,只要每次出现通货膨胀率,就立即做出调整。法院根据字典对直接解释,认为根据最宽的合理解释原则,它不限于在每次通货膨胀率报告就立即做出调整,还包括在通货膨胀率报告后稍后调整。

      (7)在In re Shoner案中,争议专利涉及蜂窝轮胎内衬层和充气轮胎的气室系统。权利要求有一个术语密封和增压的(sealed and pressurized)。专利申请人主张,其专利申请中的气室与其他轮胎腔体是独立密封的,专利申诉和抵触委员会与联邦巡回上诉法院认为,说明书描述了有密封气室的发明,该密封气室在结构上独立于轮胎腔体的其他部分。但专利权利要求书并没有将发明限制为气室通过内胎或类似结构密封,而只是要求气室密封和增压,因此,法院认为权利要求中的用语没有限制密封为一特定结构,而说明书也没有明确限定气室为一特定结构。

      (8)在In re Pond案中,权利要求书要求牙科冲洗头单一的一块(unitary one piece),联邦巡回上诉法院支持了专利商标局的认定,说明书并没有对单一的一块进行明确的界定。说明书没有给出用语的定义,也没有使专利商标局的解释不合理。说明书一个实施例披露了夹物模压制造牙科冲洗头的方式。因此,按照最大范围的合理解释,包括通过夹物模压制造的产品也属于单一的一块。

      五、与侵权诉讼中标准的区别

      美国专利审查中的最宽合理解释方法,不同于侵权诉讼中的权利要求解释标准。在侵权诉讼中,一旦出现权利要求模糊不清之时,法院狭义解释权利要求。法院试图得到正确的权利要求解释,其结果往往是比专利商标局的解释更窄。侵权诉讼中对权利要求的解释,对专利商标局并没有约束力。即使法院在侵权诉讼中对权利要求作出了解释,之后涉及到专利权效力的争议时,专利商标局仍可以做出与侵权诉讼中不同的解释。

      例如,在前述In re Trans Texas Holdings Corp.案中,在侵权诉讼和无效程序中就得出了不同的结论。在侵权诉讼中,法院认为,响应通货膨胀率指的是直接对已经实际存在的通货膨胀市场指数作出响应,即要求与通货膨胀率有持续的、一对一的对应关系。在地区法院发布了权利要求解释令后,双方达成了和解。而在其后的单方复审程序中,专利商标局和联邦巡回上诉法院适用最宽合理解释方法认定,权利要求不限于在每次通货膨胀率报告就立即作出调整。

      本文部分观点参考《专利权利要求的“最宽合理解释”:美国法的经验及借鉴意义》(北京市高级人民法院知识产权庭 刘庆辉);

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