文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 耿苑

　　一、问题概述

　　通常情况下，在美国OA中，如果审查员明确指出了可授权的权项，则将可授权权项的特征增加到独权很可能被直接授权。

　　这样做虽然授权的可能性最高，但是很可能导致授权范围较小，是否有更好的策略，即能保证授权又可以争取更大的授权范围呢？笔者根据一个实际案例来探讨此类OA的答复策略。

　　▪案例

　　在一个美国申请中，权利要求如下：

　　Original Claim 1: A method, comprising feature A.

　　Original Claim 2: The method according to claim 1, comprising feature B.

　　Original Claim 3: The method according to claim 2, comprising feature C.

　　在美国OA1中，审查员认为独权1已被D1公开，从权2可授权，从权3是从权2的从权，因此也可授权。

　　经过分析，代理人发现从权2的范围较小，而且代理人发现说明书中有其他较好的特征与D1可以区别，或者独权1的某个特征与D1的特征在本质上并不相同，但是由于撰写不够清楚导致不能排除对比文件，但是根据说明书是可以修改权利要求从而与D1区别。

　　答复策略1

　　针对以上案例，最简单的方法就是将从权2的特征增加到权1，如下：

　　Amended Claim 1: A method, comprising feature A and feature B.

　　Cancelled Claim 2.

　　Amended Claim 3: The method according to claim 1, comprising feature C.

　　这种方式的优点是不需要任何争辩，而且很可能被直接授权。但是缺点是从权2的特征较多而且不可分割，若全部增加则会导致独权保护范围非常小。

　　答复策略2

　　为了争取更大的保护范围，另一种方式是根据说明书修改独权1，保留权2和权3不变，如下：

　　Amended Claim 1: A method, comprising feature A and New feature D from Description.

　　Original Claim 2: The method according to claim 1, comprising feature B.

　　Original Claim 3: The method according to claim 2, comprising feature C.

　　这种方式的优点是可以争取比权2更大的范围，而且所要保护的方案是申请人实际希望保护的，但是缺点是在答复稿中需要争辩修改的权1与D1的区别，而且审查员有可能增加对比文件来下发Final OA。

　　当然，即便下发了Final OA，此时代理人也可以按照“答复策略1”来修改，也能够获得授权。虽然多答复了一次OA，但是增加了更大授权范围的可能性，因此在申请人重视保护范围的情况下，“答复策略1”是比“答复策略2”更好的策略。

　　但是“答复策略2”实际上还有一个缺点，就是放弃了已经被审查员认可的授权范围。因为即便按照“答复策略2”修改的权利要求可以被授权，其授权范围是：

　　A+D；

　　A+D+B；

　　A+D+B+C。

　　而审查员已经认可的授权范围是：

　　A+B；

　　A+B+C。

　　因此“答复策略2”放弃了可授权范围A+B。实际上，A+D的范围可能比A+B的范围大，但是并没有包含A+B，也就是说A+D与A+B的范围是不同的。“答复策略2”只能获得A+D，却放弃了已经唾手可得的范围A+B和A+B+C，对于申请人来说也是一种损失。

　　答复策略3

　　为了克服“答复策略2”的以上缺点，另一种修改方式在“答复策略2”的基础上，增加新的独权和从权来保护A+B和A+B+C，如下：

　　Amended Claim 1: A method, comprising feature A and New feature D from Description.

　　Original Claim 2: The method according to claim 1, comprising feature B.

　　Original Claim 3: The method according to claim 2, comprising feature C.

　　New Claim 4: A method, comprising feature A and feature B.

　　New Claim 5: The method according to claim 4, comprising feature C.

　　以上方式兼具“答复策略1”和“答复策略2”的优点，既保护了可授权的范围，又争取了较大的范围。若争辩A+D成功，则被授权的范围有：

　　A+D；

　　A+D+B；

　　A+D+B+C；

　　A+B；

　　A+B+C。

　　显然，其整体的保护范围比“答复策略2”更大。

　　若争辩A+D不成功，审查员下发了Final OA，此时代理人仍然可以按照“答复策略1”来修改，也能够获得授权。

　　因此，在有可授权权项的情况下，“答复策略1”仅是最次优的策略，可以作为保底使用，若申请人不急于授权，可以考虑以上“答复策略3”以争取最大的保护范围。

　　二、注意事项

　　注意事项1

　　上述“答复策略3”不适用于中/欧/日/韩等国家的OA答复。因为独权1和独权4之间存在单一性问题。

　　而在美国，在这个阶段一般是不会下发RR的，因此，在美国独权1和独权4是可以同时被授权的。

　　注意事项2

　　显然，基于“答复策略3”也可以修改为：

　　Amended Claim 1: A method, comprising feature A and feature B.

　　Cancelled Claim 2.

　　Amended Claim 3: The method according to claim 1, comprising feature C.

　　New Claim 4: A method, comprising feature A and New feature D from Description.

　　New Claim 5: The method according to claim 4, comprising feature B.

　　New Claim 6: The method according to claim 5, comprising feature C.

　　上述修改的范围也是上述5个范围，但是权利要求总数变成了6个（增加了1个），无谓的增加了权利要求总数，因此不建议上述修改。

　　注意事项3

　　“答复策略3”的缺点是增加了独权的数量和总权项的数量。在原始权利要求较多的情况下，很可能造成超项，从而产生较大的超项费。如果争辩A+D不成功，则白白产生超项费。 代理人可以考虑减少增加的从权。而且即便是产生了超项费，也比提分案更节省费用。对于这个问题代理人应该向申请人提供选择，由申请人在费用和保护范围之间进行权衡。