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사건 소개：
텐센트 회사의 “펜타스톰” 게임은 2015년 10월 23일에 공식 발표되어 10월 26일에 출시된 이후, 단시간 내에 가장 인기 있는 모바일 게임 중 하나로 급부상하여, 아이폰 출시 당일 애플 앱스토어에서 무료 게임 다운로드 1위에 올랐고, 11월 8일에 전국 NESO에 선정되어 450만 명의 일일 사용자를 기록하는 등 관련 대중 사이에서 인지도가 높은 게임이다.
본안 제18379954호 “펜타스톰”상표는, 귀주문거성유주업유한공사가 2015년 11월 19일에 제33류 “소주; 과일주; 포도주” 등에 출원하고, 2016년 12월 28일에 등록된 상표로 해당 회사는 제33류, 제41류에 다수의 “펜타스톰” 관련 상표를 출원하였고, “귀주펜타스톰주업유한공사”를 설립하였다.
2018년 6월 19일에 텐센트사에서 원 국가공상행정관리총국 상표평심위원회에 해당 상표에 대해 상표 무효심판을 청구하였고, 상표평심위는 2019년 2월 22일에 해당 상표의 등록을 유지하기로 결정하였으며, 텐센트사는 이 판결에 대해 불복하여 행정소송을 제기하였다.
법원 판결：
본안 합의체는 본안에서 원고가 【상표법】제32조에 기초한 주장을 지지하였으며, 아래와 같이 판결하였다:
1. “펜타스톰” 게임 출시 초기 단기간 내에 비교적 높은 인지도를 얻었고, 해당 상표 출원일 전에 관련 대중에게 널리 알려졌기 때문에, “펜타스톰”은 작품명으로 선 권리를 보호받을 수 있다.
2. “펜타스톰” 게임은 일반적인 엔터테이먼트 범주에 속하며, 그 굿즈 제품은 음료, 식품, 일용품 등 다양한 영역을 포함하고 있으며, 원고가 제출한 증거를 결합하면, “펜타스톰”이라는 작품명의 인지도가 일상생활 영역에 파급될 수 있다는 것을 알 수 있다.
3. 본안 상표가 등록된 제33류 “소주; 과일주; 포도주” 등 제품은 일상생활 영역의 제품이기도 하며, 게임 사용자들과 오버랩 될 가능성이 비교적 높다. 본안 상표를 등록하고 사용하는 것은 관련 대중들이 이러한 제품이 텐센트사와 특정 연관이 있다고 오인하기 쉬우며, 텐센트사가 선 작품명에 기초한 시장 우위의 지위와 거래 기회를 선점하기 용이하다.
4. 또한 상기 인지도 상황과 사용자 상황, 및 제3자가 복수의 관련 상표를 출원한 사실 등을 결합하면 제3자가 본안 상표를 출원한 것은 주관적인 악의를 가진다는 것을 알 수 있다.
상술한 바와 같이, 북경지식재산권법원은 2020년 6월 17일에 본안 상표의 등록 출원이 텐센트 회사가 선 작품명 “펜타스톰”에 기초한 선 권리를 침해하여 【상표법】제32조의 규정에 위반되었다는 1심 판결을 내리고 결정을 취하하고 국가지식재산권국이 다시 재정하도록 판결하였다.
판례 의의:
본안은 북경지식재산권법원이 6월 19일에 개최한 “작품명 선 권리보호에 관한 사건 심리상황 브리핑”에서 판례로 소개되었다.
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