文/北京集佳知识产权代理有限公司 李慧慧

　　对于希望获得专利授权的一件专利申请，在实质审查过程中，一是，要解决专利申请文件自身存在的问题，主要涉及判断权利要求的清楚性、是否是可授予专利权的客体、能否能得到说明书的支持、实用性，判断说明书公开是否充分以及是否满足专利法规定的其他撰写形式要求等；二是，要解决其与现有技术的关系问题，主要涉及判断权利要求新颖性和创造性；三是，要解决其与本人或他人提出的申请之间的关系问题，主要涉及判断权利要求是否违反重复授权原则、是否存在抵触申请的情形。在本文中，笔者主要探讨第三方面的问题。

　　（一）各国在重复授权和抵触申请规定上异同

　　对于重复授权和抵触申请，各国对哪些属于重复授权和抵触申请的情形的规定不同、称谓上也存在差异。例如，在一件专利申请的发明与同一申请人在该专利申请的申请日之前提交且在该专利申请之后公布的在先专利申请记载的发明相同的情况下，要驳回该申请，美国和日本均可能依据重复授权的规定，而中国则依据抵触申请的规则。在称谓上，我国习惯上采用的“抵触申请”，在日本则涉及日本专利法第29条之2的“扩大化的在先申请”，在美国可能涉及35 U.S.C.102(b)(2)条款规定的现有技术的例外情况，在欧洲可能涉及欧洲公约EPC 第54（3）条规定的现有技术。各国相似之处是，在判断是否属于相同的发明时，涉及重复授权时，将在后申请的权利要求与在先专利申请的权利要求进行比较，而涉及抵触申请时，是将在后专利申请的权利要求书与在先申请的说明书和权利要求书等公开的全部内容进行比较。

　　在海外专利的实践中，笔者曾遇到国内同一申请人先后提出了两件专利申请而权利要求书中涵盖了相同的技术方案，同时进入多个海外国家的一个案例。进入哥伦比亚后，因哥伦比亚与中国类似地将同一申请人先后提出的两件申请归为抵触申请，在先申请的说明书的内容不利地影响了在后申请的权利要求的新颖性而遭到驳回。而进入美国后，遭到的是基于重复授权的驳回，仅在先申请的权利要求会影响在后申请的可授权性，因此通过删除在后申请的权利要求中涵盖的与在先申请相同的技术方案并提交期末放弃，顺利克服了重复授权的缺陷。这样来看，对于同一申请人将同一发明写入了两个以上的专利申请的权利要求中并触发我国抵触申请的这种情形，在美国的专利制度下会触犯重复授权的规定，能够更容易地通过修改权利要求书及提交期末放弃克服。

　　（二）为什么遭遇美国重复授权的情形更多

　　另外，在笔者处理海外专利申请的经历中，明显发现遭遇美国重复授权驳回的情况更多。在此，笔者尝试从中国、日本、美国关于重复授权相关法条的内容方面寻找答案。

　　中国专利法第九条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。在审查指南第二部分第三章第6节指明：禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突；专利法第九条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利)中存在的保护范围相同的权利要求。

　　日本专利法第39条（先願）规定：关于同样的发明存在异日提交的两件以上专利申请的，仅最早日提交的专利申请人能够就该发明获得专利权。判断是否属于同样的发明时，首先对两件申请的权利要求的发明进行认定，关于权利要求的发明认定，与新颖性的判断一样。如果在后申请的发明与在先申请的发明相同或实质相同，则属于相同的发明。根据《日本专利案例指南》第一编第五节的内容，适用第39条而判断在先申请与在后申请的发明专利请求范围所记载的发明同一性，并不是对发明专利请求范围的记载进行形式上的对比，而是对说明书和周知技术也一并考虑从而进行实质的同一性判断。东京高判昭45.5.20（强化混凝土案）中，法院认为两件发明即使存在主题表述上的区别（例如“物品”与“物品制造方法”，“制造方法”与“装置”等），如果技术思想上没有差异，则属于相同的发明。

　　美国审查指南MPEP §804进一步将重复授权（double patenting）分为法定重复授权（same invention type:不同案件中的权利要求请求保护相同的发明）和非法定重复授权（不同案件中的权利要求描绘的发明为显而易见的变型，也称为显而易见型重复授权）。第一种的相同发明型的重复授权驳回是基于美国专利法第101条。美国专利法第101条Inventions Patentable规定“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” 意味着，对于同一个发明，发明人只能获得唯一的一项专利权“a patent”。实践中，遇到的第二种显而易见型重复授权的情况更多。美国审查员提出在后专利申请的权利要求是在先专利的权利要求的显而易见的变型时，与进行美国专利法第103条显而易见型驳回的分析类似。

　　从上面中日美关于重复授权的规定可以看出，可能落入中国规则下的重复授权的情形最少，可能落入美国规则下的重复授权的情形最多，日本居中。因为，中国仅禁止了保护范围相同的权利要求，日本进一步禁止了根据新颖性的判断规则被评价为实质相同的发明，美国则更进一步禁止了在专利性上无法区分的权利要求（not patentably distinguishing）。此外，根据美国专利指南MPEP §804对设定重复授权驳回的立法目的来看，除了与中国类似地要防止权利冲突，还基于非法定重复授权的驳回防止了通过提出多件“在可专利性上不可区分”的专利申请来不当延长专利保护期。

　　由于中日美欧在具体的重复授权驳回、涉及抵触申请的新颖性的判断、现有技术的定义等方面都存在交集又存在细微的差异，尤其是美国在现有技术定义时还引入了有效申请日的概念，这使得代理人在处理同一件出口专利在答辩不同国家遭遇到的重复授权或抵触申请的问题时遇到了种种挑战。笔者也仍在不断地实践学习中，以上仅是一些很浅显的认识，存在认识错误的地方还请读者批评和指正。

　　参考文献：

　　【1】《美国专利申请撰写及审查处理策略》[美]本杰明・浩普曼等著，脱颖译。

　　【2】《日本专利申请指南》聂宁乐著。

　　【3】《日本专利案例指南》第4版，[日]增井和夫等著，李杨译。