文/北京集佳知识产权代理有限公司 张静
摘 要：摘 要：限制性要求（Restriction Requirement）基于35 U.S.C.§121和37 CFR § 1.142，如果在一份专利申请中请求保护两项或多项独立且不同的发明，审查员会在OA中要求申请人在答复中选出一项发明。限制性要求与单一性的不同之处在于限制性要求更侧重于减轻审查员的检索和审查负担。在中国或欧洲申请中没有单一性问题的权利要求，可能会在美国遭遇限制性要求的OA。美国审查员在限制性要求上被赋予了广泛的自由裁量权，尽管申请人可以在做出选择的同时反对该RR意见，但审查员通常会在下次OA中坚持该RR意见。
在美国专利审查过程中，当审查员认为一件专利申请中包含两个或更多独立且不同的发明时，可能会提出“限制性要求”（Restriction Requirement，简称RR）的审查意见。这一要求旨在减轻审查员的检索和审查负担，确保审查过程的效率和质量。
一、限制性要求的法律依据
37 CFR § 1.142 - Requirement for restriction.
(a) If two or more independent and distinct inventions are claimed in a single application, the examiner in an Office action will require the applicant in the reply to that action to elect an invention to which the claims will be restricted, this official action being called a requirement for restriction (also known as a requirement for division). Such requirement will normally be made before any action on the merits; however, it may be made at any time before final action.
(b) Claims to the invention or inventions not elected, if not canceled, are nevertheless withdrawn from further consideration by the examiner by the election, subject however to reinstatement in the event the requirement for restriction is withdrawn or overruled.
限制性要求基于35 U.S.C. § 121和37 CFR § 1.142的规定，如果在一份专利申请中请求保护两项或多项独立且不同的发明，审查员会在Office action（OA）中要求申请人在答复中选出一项发明以进行审查，这一OA被称为限制性要求。此类限制性要求通常在实质审查之前提出，也可以在最终OA之前的任何时间提出。未被选中的一项或多项发明的权利要求，如果没有被取消（canceled），则会从审查员的进一步考虑中被撤回（withdrawn）。
二、限制性要求与单一性
限制性要求可以分为两类：
（一）发明的限制性要求：当审查员认为一件申请中包含多组（Groups）发明时，可以要求申请人在独立权利要求之间进行选择，例如，产品及其制造方法、整体设备及其子组件等；
（二）子类的限制性要求：如果某一组发明中还包括多个子类（Species）时，审查员可以要求申请人在多个互相独立或互相可区分的子类中选择其中一个，例如，一个上位权利要求下的多个不同结构的电动阀的从属权利要求。
虽然限制性要求在目的上与单一性要求相似，都是为了减轻审查员的负担，但它们在具体实践中有所不同。单一性侧重于确保申请中的权利要求之间存在单一的技术方案，而限制性要求更侧重于减轻审查员的检索和审查负担。在美国审查实践中，1）当权利要求中描述了两项或多项独立或不同的发明，并且2）若不进行限制，审查员将面临严重的检索负担和/或审查负担，审查员就可以发出RR。
美国的限制性要求往往会让熟悉单一性的非美国知识产权律师或申请人感到困惑。在中国或欧洲申请中，如果多个权利要求与现有技术相比具有“特定技术特征”，则认为这些权利要求属于同一发明，具有单一性。然而，实践中，在中国、欧洲或PCT申请中没有单一性问题的权利要求，可能会在美国专利审查过程中遭遇RR审查意见。例如，在中国专利审查中，产品及其制备方法通常被认为具有技术相关性，只要产品权利要求具有创造性，则其与该产品制备方法的权利要求通常被认为具有单一性。但是，在美国专利审查中，如果该产品制备方法可以用于制造“实质上不同的产品”或者该产品可以通过另一“实质上不同的方法”来制造，则认为两者是不同的发明（MPEP 806.05(f)）。对于相互排斥的子类，如果一个专利申请包括了两个或多个子类（每个子类通常对应于不同的实施例或附图），且这些子类之间相互排斥，则美国审查员可以发出RR（MPEP 806.04(f)）。
三、限制性要求的答复及法律后果
申请人需在RR发文日起2个月内做出答复。即使申请人认为审查员的RR意见毫无道理，也不能不做出选择。针对RR意见，申请人在答复中可以在做出选择的同时指出审查员的RR意见不够准确（with traverse）。
MPEP § 803 规定“If the search and examination of all the claims in an application can be made without serious burden, the examiner must examine them on the merits, even though they include claims to independent or distinct inventions”，即，如果可以在没有严重负担的情况下对申请中的所有权利要求进行检索和审查，则审查员必须根据案情对其进行审查，即使它们包括独立或不同发明的权利要求。如果申请人对RR的回复是带有争辩的（with traverse），该争辩可以保留未来对RR进行申诉的权利，且审查员需要对该争辩做出回应。这样的回应可能是审查员同意撤回RR，然而，更可能的是审查员发出Final RR，维持前次的RR意见，审查员通常在Final RR中仅对RR的理由稍作调整。
例如，笔者遇到的一个案例，审查员针对如下权利要求发出了RR意见：
“1、一种紫外LED器件，其特征在于，包括：
上表面和下表面分别设置有焊盘的基板；
紫外LED芯片；
连接所述紫外LED芯片与位于所述上表面的所述焊盘的芯片固定部；
位于所述焊盘的上表面且在所述芯片固定部外侧的反射介质层；
与所述基板相连的杯罩式透镜，与所述基板形成容纳所述紫外LED芯片的腔体。
2、如权利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述反射介质层为铝介质层或特氟龙介质层。
3、如权利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述杯罩式透镜为球形杯罩式透镜。
4、如权利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，当所述紫外LED芯片为正装芯片时，还包括：
用于连接所述紫外LED芯片和位于所述基板的所述上表面的所述焊盘的导线。
5、如权利要求4所述的紫外LED器件，其特征在于，所述导线为金线。
6、如权利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述基板为氮化铝陶瓷基板或者氧化铝陶瓷基板。
7、如权利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述腔体中填充有氮气或者惰性气体。
8、如权利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述杯罩式透镜为石英玻璃杯罩式透镜。
9、如权利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，还包括：
位于所述基板的上表面且在所述焊盘四周的第一共晶焊接层；
与所述第一共晶焊接层共晶连接的支架，且所述支架的内表面分布有所述反射介质层；
位于所述支架的上表面的第二共晶焊接层；
相应的，所述杯罩式透镜为板状透镜，所述板状透镜与所述第二共晶焊接层共晶连接。
10、如权利要求9所述的紫外LED器件，其特征在于，所述板状透镜为JGS2玻璃透镜。”
审查员在RR中将权利要求分为3个子类，并要求申请人进行选择。
Species 1（权3）：涉及杯罩式透镜的类型；
Species 2（权4-5）：涉及紫外LED芯片为正装结构时的结构特征；
Species 3（权9-10）：涉及特征“位于所述基板的上表面且在所述焊盘四周的第一共晶焊接层；与所述第一共晶焊接层共晶连接的支架，且所述支架的内表面分布有所述高反射介质层；位于所述支架的上表面的第二共晶焊接层......”。
申请人在答复中做出了选择并同时陈述了反对该RR意见的理由：权1-10的方案并未增加审查员的检索负担，应当一并审查。然而，审查员在下次OA中仅做出了以下笼统的答复：
可见，美国审查员在限制性要求上被赋予了广泛的自由裁量权，审查员可能出于增加收入的动机或为了减少工作量而发出限制性要求。经统计，不同审查员以及美国专利商标局的不同部门之间的RR意见的发布存在很大差异。
对于申请人来说，一旦做出选择，就不能将审查转移到另一项发明上。这意味着，如果在审查过程中发现所选的发明属于现有技术，申请人通常需要提交新的分案申请来保护未选中的发明。因此，在做出选择时，申请人除了考虑哪一项发明与其商业产品最相关、哪一项发明授权的可能性更高，还应考虑每项发明的权利要求的数量以及说明书和附图中相关披露的程度。如果在审查过程中需要修改权利要求，那么拥有更多权利要求和披露内容的发明具有更高的修改灵活度。对于设备和方法权利要求之间的限制性要求，选择设备权利要求通常更加可取，这是因为如果设备权利要求被选中并批准，则未选中的方法权利要求有可能通过重新加入的方式获得批准，但是，如果方法权利要求被选中并批准，通常不允许将设备权利要求重新加入。
在收到对限制性要求的答复后，审查员将仅针对被选中的权利要求检索现有技术，并在未来发出NON-FINAL OA。未选中的权利要求如果没有被取消（Canceled），将被撤回（withdrawn），审查员不会对其进行实质性审查。申请人可以通过修改权利要求和进行意见陈述来回应该NON-FINAL OA。值得注意的是，申请人被禁止在修改权利要求时在选中的发明中添加未选中的权利要求的特征。如果最终该申请获得授权，则处于撤回状态的、依赖于可授权权利要求的权利要求可以被重新加入，即也能获得批准。为了保留重新加入的权利，申请人在审查过程中应同步修改未选中的权利要求。
对于未选中的发明，申请人可以在母案申请审理过程中的任何时间提交分案申请或继续申请。这类申请将享有母案申请的申请日。只要当前申请仍在审理中，就可以推迟分案申请的提出，这使得未选中的权利要求有机会被重新加入，并能避免重复授权。
此外， MPEP §818.01(c)规定，申请人在收到Final RR后，还可以向美国专利商标局提出申诉（petition），该申诉可以推迟到被选中发明的Final OA或获得批准之后进行。然而，尽管可以针对限制性要求提交申诉，但美国没有针对限制性要求的司法审查，该申诉最终是由美国专利商标局的另一名官员决定，而不是由法官最终决定。这样的申诉通常不值得申请人付出律师费等成本，因为根据实践来看，成功的概率非常低。
参考资料：
【1】Manual of Patent Examining Procedure (MPEP).