文/北京集佳知识产权代理有限公司 马骁

　　摘要：对于官文中关于创造性的审查意见，其会涉及本申请的技术、最接近的现有技术的对比文件的技术、其他现有技术。通常篇幅较长，细节多，对应关系复杂。对代理师而言，答复创造性性审查意见具有挑战性。本文围绕“三步法”、结合实践经验，对创造性问题答复策略进行了讨论。

　　关键词：创造性、最接近的现有技术、区别特征、对比文件、结合

　　引言

　　根据专利法第22第1款的规定，授予专利权的发明专利申请应当具备新颖性、创造性(Inventive Step)和实用性。因此，发明专利申请具备创造性是其被授予专利权的必要条件之一。

　　在中国国家知识产权局以“创造性”为主的审查策略导向下，关于创造性问题（即，权利要求无创造性的缺陷）的审查意见是最常见的。例如，这样的审查员意见出现在以下官方文件中：发明专利申请实质审查程序中的通知书、发明专利申请实质审查程序中的驳回决定、发明专利申请复审审查程序中的复审通知书，以及发明专利申请复审审查程序中复审决定。针对官文（Office Action, OA）中指出的创造性问题，选择合适的、具有说服力的答复策略能够使发明专利申请走向授权，从而实现申请人的愿望。因此，对如何选择创造性问题的答复策略进行分析和讨论具有显著的意义。

　　一、讨论

　　下面就从定义出发，基于实际操作流程对创造性问题的答复策略进行讨论。

　　“创造性”概念的定义为：与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

　　对应到实际操作流程，判定权利要求不具备创造性就是通过“三步法”判断范式得出最终结论：权利要求不具备突出的实质性特点。即，权利要求相对于最接近的现有技术有（一个或更多个）区别特征，但其他现有技术给出了将该区别特征引用到最接近的现有技术的启示。

　　在官文中，否定创造性的“三步法”判断范式可以概括为包括如下步骤的判断方法：

　　第一步S1 基于权利要求（claim）确定最接近的现有技术（closest prior art，cArt）；

　　第二步S2 基于最接近的现有技术确定区别技术特征（distinguishing feature，dF）及其对应的技术问题（technical problem，Prb；即，发明实际解决的技术问题）；

　　第三步S3 判定现有技术给出了将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决该技术问题的启示（motivation）。

　　具体到官文正文，第一步中的确定的当前受评估独立权利要求（例如，claim 1）的最接近的现有技术对应官文中示出的对比文件1（D1）。对比文件1可以是专利文献、期刊文章、书籍、标准或网页。这一步对审查员而言，是指通过检索数据库（DB）得到当前受评估独立权利要求的属于现有技术的对比文件1。这可以表示为以下检索操作OpSearch。

　　D1=OpSearch(claim1, DB.cArt)

　　官文正文对第二步的具体体现是：基于当前受评估独立权利要求、对比文件1进行特征对比，在正文中示出独立权利要求的特征（feature, F）与对比文件1的特征的对应关系，最终无对应的对比文件特征的权利要求特征被认定为区别特征。相应的，基于该区别特征得出技术问题Prb。注意，区别特征的数量为一个或更多个。因此，技术问题的数量可以为一个或更多个。这可以表示为以下比较操作OpCompare。

　　{dF[dc]}=OpCompare({claim1.F[c]}, {D1.F[d]})

　　官文正文对第三步实际是将“使用该区别特征解决该技术问题”判定为现有技术，正文的具体体现是：

　　情况1（S3.case1），将区别特征dF[dc]认定为公知常识（包括基于对比文件1公开的特征，容易想到的情况），从而认定当前受评估独立权利要求相对于对比文件1与该公知常识的结合是显而易见的，所以不具备创造性；

　　情况2（S3.case2），将区别特征dF[dc]认定为被对比文件2（D2）公开或大体上被对比文件2（D2）公开，并认定D2对解决认定的技术问题Prb有启示，当前受评估独立权利要求相对于对比文件1与D2（或叠加上公知常识）的结合是显而易见的，所以不具备创造性；

　　情况3（S3.case3），区别特征有多个，该情况分形较多，是实践中最常见的情况，可进一步细分为以下子情况：

　　case31：区别特征有多个，但多个区别特征均为公知常识，所以权利要求不具备创造性，即，情况1的简单组合（S3.case31）；

　　case32：区别特征有多个，但均被现有技术中的其他对比文件公开或基于其他对比文件容易想到（对比文件可以为D2，也可以是D3），所以权利要求不具备创造性，即情况2的简单叠加（S3.case32）；

　　case33：区别特征有多个，部分区别特征为公知常识，其余区别特征为现有技术中的其他对比文件公开或基于其他对比文件容易得到，所以权利要求不具备创造性，这对应情况1和情况2的组合（S3.case33）。

　　第三步可以表示为以下判断操作OpDetermine。

　　{dF[dc].IsExistingTechnology=”Y”}=OpDetermine({dF[dc]},DB.cArt,{CommonKnowledge})

　　在判断官文正文关于创造性的评述是否合理前，专利代理师需要核实官文针对的审查文本是否正确。实践中，笔者曾经遇到过审查员在官文表格中示出的审查文本不是申请人请求的审查文件的情况。对这种情况，可以在意见陈述中指出审查文本错误，并要求审查员针对正确的审查文本发出审查意见。

　　从官文正文可以看到，正文中对独立权利要求1的创造性的审查意见的主要篇幅会集中在第二步（特征对比）和第三步（启示判断）。

　　需要注意的是，专利代理师需要核实第一步是否正确。例如，笔者曾经遇到审查员给出的对比文件1不是现有技术的情况。由于对比文件1不是现有技术，所以正文对独立权利要求1无创造性的审查意见是错误的。专利代理师在答复审查意见通知书时按如下逻辑陈述意见即可：对比文件1不是现有技术，因此，使用对比文件1否定权利要求1的创造性的意见不合理；请求审查员重新评估权利要求的创造性。

　　目前权利要求1通常长度长，特征多，技术繁复，特征间可能存在隐式关联。因此，在进行特征对比时容易出现瑕疵，甚至出现致命问题。相应的，在官文正文中，对第二步的评述容易出现问题。例如出现以下问题：

　　1.官文中未给出明确的特征对应关系；

　　2.某个特征对应关系错误；

　　3.遗漏特征（对权利要求1中的特征F[c]，既未示出与其对应的D1中的对应特征，也未将其列为区别特征）；

　　4.特征对应关系前后矛盾（例如，前一对应关系与后一对应关系不能同时成立）；

　　5.示出的特征对应关系含糊不清；

　　6.把区别特征本身或含有对区别特征指引/暗示的内容直接定为技术问题。

　　对于问题1-6，需要代理师基于对权利要求1、对比文件1的技术的充分的理解的基础上进行判断。通常仅需要对于导致对比文件1实质上无法用于否定权利要求1的创造性的问题进行争辩。但是，在答辩理由中，应清楚列出代理师认定的合理特征对应关系，以使审查员在明了问题的基础上，达成一些共识。

　　对于涉及启示判断的第三步，是审查意见最容易出现问题的地方，是申请人与审查员无法达成共识的重灾区。通常情况下，结合启示都不会像审查指南所给出的示例那样明显且合理。

　　在判断第三步的合理性时，尤其需要注意，本领域普通技术人员在评估创造性时结合的是：对比文件1公开的方案与另一现有技术（对比文件2或公知常识）结合，而不是权利要求1的非区别特征集对应的方案与另一现有技术结合，也不是对比文件1与权利要求1记载的“区别特征”的结合。需要重点注意：权利要求1的方案大部分情况下不会与对比文件1公开的方案完全相同。通常情况下，审查员所引用的对比文件1、2的部分会公开更具体的、下位的方案。为了核实结合的合理性、结合出的方案与权利要求的方案存在覆盖关系，代理师需要对结合后的方案具象化，清楚结合后的方案具体物理图像、具体实施流程、数据的生成源、数据的具体处理手段、数据的具体流动情况等。必要时，需要自行构建组件结构框图、组件交互的时序图等。这些自行构建的图也可以用在意见陈述中，以使审查员直观、清楚地理解通知书中的问题。这有利于审查员认可权利要求的创造性。

　　对比文件1的教导可能会阻碍本领域技术人员得到权利要求1的方案。例如，对比文件1的教导排斥使用“区别特征”。例如，对比文件1的教导排斥使用对比文件2记载的“区别特征”的下位特征。因此，可以基于此修改权利要求以充分体现对比文件1的教导的阻碍作用，并且可以在意见陈述中对此作出充分的答辩。

　　另外，对比文件2通常也不会公开与权利要求1的表述相同的“区别特征”。本领域技术人员实际结合的是对比文件1公开特征与对比文件2公开的特征。并且结合的是对比文件2记载的更具体、下位的特征。考虑到对比文件2会涉及其记载的特征的使用场景和条件，对比文件2的教导也有可能阻碍本领域技术人员将对比文件2结合到对比文件1。例如，笔者曾经遇到这样的案例，权利要求1涉及的是图像数据处理。审查员找到的对比文件1涉及的是交通工具的数据处理，对比文件2涉及的是公司员工数据的处理。在评价创造性时，为了从对比文件1得到被权利要求1覆盖的一个下位方案，需要改动交通工具数据的处理细节。但是很明显，对比文件2的处理数据不是交通工具数据，因此本领域技术人员完全没有动机去结合对比文件2。基于此争辩后，审查员放弃对比文件2的使用。

　　代理师需要核实根据对比文件1、2的教导，结合对比文件1、2后得到的方案具体是什么。存在结合得到的方案实际不是权利要求1涵盖的子方案的情况。也存在结合对比文件2后得到的是一个不合理的方案的情况。因此，在判断正文第三步是否合理时，需要从逻辑上判断结合是否合理，结合后得到的方案到底是什么，结合是否为“生搬硬套”，是否为“生硬拼凑”。遇到结合实质上不合理的情况，代理师可以合理质疑，据理力争。

　　在答复创造性问题的实践中，尽可能标记官文正文中的每个错误点。然后挑选重要的错误点进行争辩。另外，需要注意的是审查员可能对本申请或对比文件存在错误的理解。对这种情况，代理师应抓住这样的“硬伤”，在意见陈述中进行明确阐述，甚至进行有针对性的修改。这通常能取得较好的结果。

　　考虑到目前审查中“公知常识”、“容易想到”的普遍使用，修改权利要求通常是必要的。为了抑制、妨碍审查员认定公知常识，修改后的特征推荐使用长句，前后关联强的特征。

　　另外，考虑到中国审查员对国外同族审查结果的参考，代理师在修改权利要求时应考虑同族的修改情况。

　　二、结论

　　对于官文中关于创造性的审查意见，代理师需要重点关注第二步和第三步。基于对技术的充分理解，现有技术结合后的实际方案、本申请权利要求的方案、审查意见的关键错误点，对那些错误的特征对比、错误的结合、不合理的结合、走错方向的结合，进行有理有据地争辩。在意见陈述中可以使用自行构建的示意图，以使审查员直观、清楚地理解通知书中的问题。这有利于审查员认可权利要求的创造性。对权利要求的修改推荐使用长句、前后关联强的特征。