文/北京集佳知识产权代理有限公司 王译达
摘要:本文梳理了美国生物医药领域功能性限定审查标准的演变历程,司法态度已从早期的宽容彻底转向严苛。早期允许仅凭功能或抗原表征圈占宽泛范围,但随着书面描述要求的独立,法院首先确立了必须披露结构特征以证明占有发明的规则。近期,最高法院进一步收紧了可实施性标准,判定缺乏具体结构指引、仅提供试错式筛选计划(即研究任务)的说明书无法支持属类权利要求。这一变革强调专利保护范围须严格对应发明人的实际结构贡献,可能对生物大分子及小分子药物专利产生深远影响。
关键词:功能性限定;书面描述;可实施性;Amgen v. Sanofi;抗体专利
引言
功能性限定(Functional Claiming)是专利中的核心概念之一,指在权利要求中不通过具体的技术结构、材料或组分来界定技术特征,而是通过该特征在发明中所实现的功能、作用或效果来进行定义。采用功能性限定的主要目的包括:(1)防止竞争对手通过简单的“等效替换”规避侵权;(2)前瞻性地覆盖未来可能出现的新技术替代方案;(3)在某部件非发明核心、结构复杂或属于公知常识时简化表述;(4)在特定特征难以用精确结构语言描述时提供补充界定。
历史上,功能性限定常见于机械和电学领域,相关法律限制的发展也早于生物医药领域。早在1854年的O'Reilly v.Morse案中,最高法院便驳回了Morse关于“利用电磁力在任何距离上标记字符的所有手段”这一典型功能性权利要求,理由涉及范围过宽、缺乏充分描述等【1】。随后,在1946年的 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 案中,最高法院再次因 Walker在核心创新点上仅使用“便利的功能性语言”(Means for...)裁定专利无效。法院认为,此类权利要求涵盖了“所有能实现该功能的设备,无论已知或未知”,若被认定有效,将“恐吓”(frighten)其他发明者,阻碍技术创新【2】。鉴于 Halliburton 案的裁决过于严苛,美国国会在1952年修订专利法时引入了第112条第6款(现为§112(f)),即“手段-功能”(Means-Plus-Function)条款【3】。该条款折中地允许发明人使用功能性语言,但将其保护范围严格限制为说明书中具体描述的对应结构及其“等同物”(Equivalents)。尽管“等同物”仍具解释空间,但其范围显著窄于纯粹的功能性限定。
在生物医药领域,尤其是针对抗体等复杂生物大分子,寻求广泛而稳固的专利保护始终充满挑战。发明人往往倾向于利用功能性语言覆盖所有能实现特定生物学功能的分子,以最大化保护创新成果。然而,此类宽泛权利要求必须跨越美国专利法 35 U.S.C.§112(a)的两道门槛:书面描述(Written Description)与可实施性(Enablement)。这两大要求构成了评估专利有效性的基石,旨在确保专利权的排他范围与发明人对公众的技术贡献相匹配。近年来,一系列判例清晰地反映出法院在生物医药领域对§112(a)标准的逐步收紧。
本文将通过梳理一系列关键判例,试图展示美国生物医药专利中功能性限定审查标准的演变路径。
一、时间顺序下的案例分析
1.宽容时期:鼓励发现与低门槛
在生物技术产业发展的萌芽阶段,司法体系倾向于通过降低专利披露门槛,以激励对新基因、新蛋白及新靶点的探索与发现。以抗体领域为例,鉴于当时杂交瘤技术等制备手段已趋于成熟和常规化,法院对抗体结构的披露要求相对宽松,普遍将抗体筛选视为本领域技术人员能够完成的常规实验工作。
案例1:In re Wands(1988)——可实施性判断的基准框架
在功能性限定审查演变的早期阶段,联邦巡回法院通过In re Wands一案确立了判定“过度实验”(Undue Experimentation)的标尺。该案涉及用于检测乙型肝炎表面抗原的高亲和力单克隆抗体。尽管说明书未对每一个具体抗体进行详细描述,但详尽记载了杂交瘤实验步骤,并列举了若干成功的实施例,证明该方法确能获得目标抗体。
USPTO曾主张,从杂交瘤中筛选特定抗体的过程具有高度不可预测性且成功率极低,因此说明书不可实施。然而,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)推翻了这一观点,认为考虑到该技术领域的常规性质,本领域技术人员通过常规筛选即可获得所需抗体,这种实验工作量并未达到“过度”的程度,满足可实施性要求。【4】
在此案中,法院提出了著名的“Wands 因素”(Wands Factors),用于综合权衡实验量是否过度【5】:
- 实验量(Quantity of experimentation):实践该发明所需的实验次数或时间成本;
- 指导性内容的数量(Amount of direction provided by the inventor):说明书中提供的具体指引程度;
- 实施例的存在(Existence of working examples):说明书是否提供了成功的实施例;
- 发明的本质(Nature of the invention):所属技术领域的性质与复杂程度;
- 现有技术的水准(State of the prior art):现有技术的发展水平及解决问题的程度;
- 本领域普通技术人员的水平(Level of one of ordinary skill):相关技术人员的平均知识与能力;
- 技术的可预测性(Level of predictability in the art):该领域的技术结果是否易于预测(生物医药领域通常被视为不可预测);
- 权利要求的范围(Breadth of the claims):权利要求覆盖范围越广,所需的披露程度通常越高;
在这一时期,Wands因素常被解读为有利于专利权人。法院的逻辑在于:只要筛选方法本身是常规的,即便筛选过程繁琐,也不构成“过度实验”。这种相对宽松的可实施性标准,为此后相当长一段时间内生物医药领域功能性权利要求的广泛获权奠定了基础。
案例2:Noelle v. Lederman(2004)——“抗体例外”的法律边界
Noelle v. Lederman 案是确立美国生物医药专利书面描述(Written Description)要求的重要里程碑。该案界定了抗体专利中仅凭“抗原”描述来换取“抗体”权利要求的法律边界。
在此案中,Noelle 试图主张涵盖小鼠、人类及通用型CD40CR抗体的宽泛权利要求,但其优先权文件仅描述了小鼠来源的抗原及抗体。联邦巡回法院最终裁定,Noelle关于人类及通用抗体的权利要求因缺乏书面描述支持而无效。然而,法院在判决中确立了一条关键原则(即“新表征抗原测试”):只要申请人披露了“充分表征的抗原”(无论是通过结构、分子式、化学名称、物理性质,还是公共保藏),便可通过该抗原的结合亲和力来主张相应的抗体权利,而无需描述抗体本身的结构。【6】
事实上,USPTO在此前的审查指南(2000年版)中已采纳类似立场:对于“能够与抗原X结合的抗体”这类权利要求,若说明书披露了“完全表征的抗原”,则被视为满足书面描述要求(即“抗原表征测试”)。【7】
这一规则在当时极大地激励了制药公司对新致病蛋白的挖掘。一旦发现一个新的药物靶点,申请人便能利用功能性语言圈占所有针对该靶点的潜在抗体药物,即便其在申请时尚未实际制备出这些抗体。
2.司法转向:书面描述要求的独立与强化
随着基因测序技术的普及,单纯发现序列和新靶点的门槛大幅降低,而开发安全有效药物的难度依然高企。法院逐渐认识到,若允许仅凭“发现问题”(即锁定靶点)便垄断“所有解决方案”(即所有相关抗体),将严重阻碍后续创新。因此,法院开始将“书面描述”(Written Description)从“可实施性”(Enablement)要求中剥离出来,作为一道独立的审查门槛,以限制纯功能性限定的权利要求。
案例3:Regents of the University of California v. Eli Lilly(1997)——结构描述原则的确立
加州大学在其专利说明书中揭示了大鼠胰岛素的 cDNA 序列,并描述了利用该序列作为探针筛选人类cDNA文库的方法。基于此,UC试图主张涵盖人类及所有哺乳动物胰岛素cDNA 的宽泛权利要求,并指控礼来公司生产人胰岛素的行为构成侵权。UC的核心论点在于:既然说明书提供了大鼠序列及筛选人类序列的方法,本领域技术人员便能据此获得人胰岛素基因(即满足可实施性要求),因此应当被视为已经描述了人胰岛素基因。
联邦巡回法院(CAFC)依据书面描述要求明确驳回了这一主张。法院指出,书面描述必须足以让本领域技术人员确信“发明人确实在申请时已经占有(possessed)了所声称的发明”。针对DNA发明,充分的描述需要精确的定义,如结构、分子式、化学名称或物理性质,而不仅仅是获得该发明的愿望或计划(a wish or plan)。这一里程碑式的判决确立了必须通过结构等具体表征、而非仅仅通过功能或制备方法来定义DNA发明的原则。这一案例虽然发生在案例2(“抗体例外”)之前,且属于核酸领域,但实际上为日后推翻“抗体例外”埋下了重要的伏笔。【8】【9】
案例4:Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.(2010)—— 书面描述要求的独立地位确立
本案是联邦巡回法院进一步确立“书面描述”(Written Description)作为独立于“可实施性”(Enablement)之外的法定要求的关键判例。
Ariad 公司发现了转录因子NF-κB在脓毒症中的作用机制,并据此主张了一种通过“降低NF-κB活性”来调节细胞对外部刺激反应的方法。尽管专利说明书描述了这一生物学原理,并提出了可以通过三类假想分子(特异性抑制剂、干扰分子、诱导分子)来实现该功能,但并未具体列出任何能实现该功能的具体分子结构或实验例证。Ariad 随后起诉礼来公司的骨质疏松药物Evista®和败血症药物Xigris®侵权。
联邦巡回法院在判决中明确指出,书面描述要求不仅仅是可实施性要求的一部分,而是一项独立的法定要求。法院援引了 Eli Lilly 案(案例3)的逻辑,重申了对属类权利要求(genus claims)的描述标准:要充分描述一个属类,必须披露该属类中具有代表性数量的物种(representative number of species),或者披露该属类成员共有的结构特征(common structural features),从而使本领域技术人员能够“想象或识别”该属类的成员。此外,法院还详细阐述了判定是否满足“占有”(Possession)测试的具体标准。【10】【11】
尽管Ariad案主要涉及小分子药物和信号通路调节,但它确立的“属类功能性限定必须有共有结构支撑”这一普适性原则,进一步动摇了“抗体例外”的基础,为后续抗体领域的审查收紧铺平了道路。
3.全面收紧:结构要求向抗体领域的延伸
在Ariad案确立了通用的书面描述标准后,联邦巡回法院开始系统性地将“结构要求”引入抗体领域,逐步收紧甚至废除了此前允许纯功能性限定的特权,标志着“抗体例外”时代的终结。
案例5:Centocor Ortho Biotech, Inc. v. Abbott Laboratories(2011)—— 跨物种描述的否定
本案涉及针对TNF-α的抗体专利。Centocor 起诉 Abbott的重磅药物 Humira(阿达木单抗,全人源化抗体)侵权。Centocor 的说明书主要披露了一种小鼠/人嵌合抗体,但其权利要求试图覆盖针对TNF-α的人类抗体。Centocor 依据 Noelle 案(案例2)确立的“抗体例外”原则,主张只要充分披露了人TNF-α抗原,即满足了对人TNF-α抗体的充分披露。
联邦巡回法院明确驳回了这一论点。法院指出:首先,Centocor 说明书仅描述了嵌合抗体,不足以证明其已占有了全人源化抗体这一不同的技术方案;其次,Noelle案的原则并不支持从“小鼠抗体”到“人抗体”的跨物种描述延伸。更重要的是,法院强调“抗体例外”原则(即披露抗原等于披露抗体)仅适用于“抗原是新表征的,且制备该抗体是常规技术”的情形。而在 Centocor 专利申请的 1994 年,制造高亲和力的全人源抗体仍是一项具有高度不可预测性的挑战性工作,并非常规技术。因此,Centocor 的说明书仅表达了一种“计划或愿望”,而非已完成的发明。【12】
此案表明,法院对抗体专利的审查尺度已显著收紧,不再允许轻易通过抗原特征来延伸抗体的保护范围。
案例6:Amgen v. Sanofi(联邦巡回法院,2017)——“新表征抗原测试”的终结
本案是抗体专利史上的转折点。Amgen研发了Repatha(evolocumab),Sanofi/Regeneron 研发了 Praluent(alirocumab),两者均为针对PCSK9的降脂抗体。Amgen 的专利并未局限于特定的氨基酸序列,而是采用了功能性权利要求,宣称覆盖所有能与PCSK9上特定残基结合并阻断其与LDLR结合的抗体。
在诉讼的第一阶段,联邦巡回法院明确废除了长期存在的“新表征抗原测试”。法院指出,所谓的“新表征抗原测试”违背了书面描述要求的基本法律原则(“flouts basic legal principles”)。依据§112,专利权人必须描述“发明本身”(即抗体),而该测试却允许通过描述“非发明之物”(即抗原)来获得专利保护,这严重违反了专利制度的“对价”原则(Quid Pro Quo)。这一判决正式宣告了“抗体例外”的规则被推翻。【7】【13】
随后,案件经历地方法院重审,法官推翻了陪审团认为专利有效的裁决(JMOL),裁定专利无效。2021年,联邦巡回法院在第二次裁决中维持了这一无效判决,为后来最高法院的介入埋下了伏笔。
案例7:Juno Therapeutics v. Kite Pharma(2021)—— 结构多样性与“占有”
Juno拥有一项涉及CAR-T细胞疗法的专利,其核心在于结合CD19的单链抗体(scFv)。权利要求试图通过功能限定覆盖所有能结合CD19的scFv,但说明书仅披露了两个具体的 scFv序列。
联邦巡回法院基于书面描述要求裁定该权利要求无效。法院指出,scFv领域潜在的序列高达数亿种,仅仅披露两个实施例远不足以证明发明人占有了整个属类。法院强调,尽管 scFv具有通用的结构骨架,但决定结合功能的关键部位(CDR区)具有高度多样性。在生物领域,微小的序列变化就可能导致功能丧失,因此对于此类复杂生物分子,必须提供更高程度的结构描述。若无法披露区分有效与无效scFv的共同结构特征,便不能通过功能性语言圈占整个属类。【14】
4.新规则的确立:可实施性标准的变动
案例8:Amgen v. Sanofi(最高法院,2023)—— 功能性限定的“终局审判”
本案是近年来美国生物医药专利领域最具影响力的判决之一,最高法院以9:0的一致意见,彻底粉碎了利用功能性语言圈占宽泛属类抗体权利要求的企图。
案情焦点在于:Amgen 提供了26个具体的抗体示例,并披露了两种寻找其他同类抗体的方法(“路线图”法和“保守替换”法),主张这足以指引他人找到该属类中的其他抗体(即满足可实施性)。Sanofi则反驳称,Amgen 声称涵盖的抗体属类包含数百万种可能的候选序列,而说明书仅揭露了26个。要筛选出其余有效的抗体,本领域技术人员仍需进行海量的试错。【15】
Gorsuch 大法官撰写了法院的一致意见,裁定 Amgen的相关权利要求因缺乏“可实施性”(Enablement)而无效。判决确立了以下核心原则:
“权利要求越广,可实施性要求越高”:法院重申了O'Reilly v.Morse等案的原则:“权利要求越多,其索取的垄断范围越广,其必须可实施的范围也就越大。”("The more a party claims, the broader the monopoly it demands, the more it must enable.")鉴于 Amgen 要求了整个功能性属类(entire genus),说明书必须使技术人员能够制造和使用整个属类的抗体,而不仅仅是其中的一部分。
拒绝“研究任务”:法院认为,Amgen 提供的筛选方法无异于给科学家布置了两个“研究任务”(research assignments),让他们进行“痛苦的实验”(painstaking experimentation)去发现什么能用。在抗体科学仍具有高度不可预测性的背景下,迫使技术人员进行随机的试错,构成了法律所禁止的“过度实验”。
Wands因素的再诠释:尽管最高法院未明确推翻 Wands因素,但对其进行了解释。法院指出,如果实验仅仅是重复性的试错(trial and error),且缺乏结构性的指引来缩小搜索范围,那么这种实验就是不合理或过度的。
共同属性替代数量:法院澄清,说明书并不总是需要描述属类中的每一个实施例。如果说明书披露了一些贯穿该属类并使其具有特定效果的共同结构属性(common structural quality),那么提供少数几个示例可能就足够了。然而,Amgen未能提供这种结构指引。
值得深思的是,虽然 Amgen案最终因缺乏可实施性而败诉,但在这一阶段,其书面描述要求似乎是“幸存”下来了的。这可能是因为Amgen披露了26个具体序列及抗原(PCSK9)的结构,被认为足以证明发明人占有了该发明。然而,最高法院的判决揭示了一个关键区别:证明“占有”(书面描述)并不等于证明“教导”(可实施性)。Amgen 虽然通过具体例子证明了自己拥有这个发明概念,但未能提供通用的构效关系来免除他人进行海量试错的负担,从而倒在了可实施性的门槛上。
尽管最高法院在Amgen 案中判定一些功能性限定的抗体通式权利要求无效,但它并未否定 Wands Factors。USPTO在随后发布的指南中明确表示,Wands因素依然是评估“实验是否合理”的有效框架。【16】
案例9:Baxalta Inc. v. Genentech, Inc.(2023)—— Amgen 判例的直接适用
本案可能是联邦巡回法院在 Amgen 案后审理的首个重大抗体案件,充分彰显了新标准的严格执行力度。
Baxalta试图保护“结合因子IX或IXa并增加其促凝血活性”的抗体,这是典型的功能性权利要求。尽管 Baxalta 仅披露了11种具体抗体,其权利要求范围却涵盖了数百万种候选分子。法院维持了认定专利无效的简易判决(Summary Judgment),并指出本案事实与 Amgen 案“实质上无区别”(materially indistinguishable)。
针对 Baxalta 关于筛选技术属于常规手段的辩称,法院反驳指出,仅仅指示技术人员“制造大量抗体并进行测试”,恰恰构成了最高法院所明确禁止的“研究任务”(research assignment)。由于未能披露这 11 种抗体有效的共同结构特征,说明书无法将可实施性范围扩展至整个属类。【17】
案例10:Medytox, Inc. v. Galderma S.A.(2023)——从抗体到其他生物制剂
该案表明 Amgen 原则的适用范围已超越抗体,延伸至其他生物组合物领域。该案涉及肉毒杆菌毒素组合物,其权利要求限定“应答率在50%或更高”。而说明书仅提供了应答率为52%、61%和62%的三个实施例。
联邦巡回法院裁定该权利要求因缺乏可实施性和书面描述而无效,因为说明书没有教导如何获得更高应答率(如100%)的组合物,迫使技术人员进行过度实验以探索该范围的高端部分。【18】
该案体现了法院对数值范围权利要求的严苛要求。在生物医药领域,如果权利要求设定了开放式数值上限(如“...或更高”),专利权人必须确保说明书中有足够的实验数据或科学逻辑,支撑整个范围内(直至理论上限 100%)的可实现性。这对专利撰写提出了更高挑战:必须极其谨慎地界定数值边界。
案例11:Wyeth v. AstraZeneca(2024)—— 小分子药物的沦陷
这是最具破坏性的一案,标志着 Amgen 标准正式进入通常被认为“可预测性较高”的小分子化学领域。
惠氏(Wyeth)起诉阿斯利康的肺癌药物 Tagrisso(奥希替尼)。争议权利要求涉及:使用“单位剂量”的“不可逆 EGFR 抑制剂”治疗肺癌的方法。“不可逆 EGFR 抑制剂”被定义为任何能与 EGFR 受体特定半胱氨酸残基共价结合的小分子——这是一个巨大的化学空间。
陪审团裁定阿斯利康侵权、专利有效,但阿斯利康提出JMOL动议后,法官裁定专利无效。法院接受了阿斯利康的论点:该属类中有成千上万种化合物可能具有结合活性,但同时有许多分子也可能具有剧毒或无治疗效果。说明书未提供如何从海量化合物中区分“安全有效药物”与“有毒化合物”的结构性指引,因此本领域技术人员必须进行大量过度实验,缺乏可实施性。
该案表明,即使在小分子领域,如果权利要求使用功能性定义(如“抑制剂”),且涵盖了未经验证的结构变体(特别是涉及安全性/毒性筛选时),也可能被视为“未完成的研究任务”而被判无效。该案的后续判决可能会对医药专利产生重要影响。【19】
5.策略转向:应对严苛审查的新路径
案例12:Ex parte Chamberlain(In re Xencor,2025):转向手段-功能(Means-Plus-Function)格式
Xencor申请的权利要求9涉及一种治疗方法,其中使用了“用于结合人类C5蛋白的手段”这一典型的功能性表述。最初,USPTO审查员和专利审判与上诉委员会(PTAB)均以缺乏书面描述等理由驳回了该申请。
为厘清生物技术领域对“手段-功能”权利要求的审查标准,USPTO局长将案件发回上诉审查小组(ARP)重新裁决。ARP 推翻了PTAB原先关于“申请人必须描述所有等同物结构”的观点,明确裁定:对于§112(f)权利要求,申请人仅需在说明书中公开一个对应的具体结构(例如特定抗体 5G1.1的序列),即可满足书面描述要求,而无需涵盖所有潜在的等同物。尽管该案最终因方法权利要求的前序部分(“治疗患者”)范围过宽而维持了驳回决定(后又被联邦巡回法院维持),但ARP的这一裁决确立了关键的法律原则。
该案为专利申请人提供了一个极具战略价值的中间地带。依据§112(f),此类权利要求的保护范围被法定解释为覆盖说明书中公开的具体结构及其等同物。这意味着,申请人只需公开一个具体抗体,便能获得覆盖该结构及其功能等同物的保护范围。相比于极易被无效的宽泛“属类权利要求”(genus claim)和过于狭窄的“图片式权利要求”(picture claim),这一策略既能稳固保护核心分子,又能覆盖结构略改但功能相同的生物类似药,是在当前严苛审查环境下实现稳健保护的有效路径。【20】【21】
案例13:Exelixis v. MSN Laboratories(2024)- 共同特征与可预测性
本案中,MSN试图以缺乏书面描述为由无效 Exelixis的卡博替尼苹果酸盐专利。双方确认说明书仅公开了两种具体的结晶形式:N-1和N-2。
尽管实施例有限,地区法院仍判定书面描述充分。法院认为,说明书揭示了该属类成员共有的结构特征——即卡博替尼 (L) - 苹果酸盐的化学名称、分子式以及其结晶形态,这足以使本领域技术人员识别该属类的成员。针对MSN提出的“不同晶型间物理化学性质差异可能导致公开不具代表性”的抗辩,法院明确予以驳回,并未因这些差异否定已公开晶型的代表性。【22】
这可能意味着,对于由明确化学结构和物理状态(如晶型)界定的属类权利要求,或者在可预测性较高的领域,只要说明书充分揭示了其共同结构特征,即便实验数据有限,亦可满足书面描述的要求;这一认定为特定领域的专利保护留存了一线希望。
二、总结与展望
Amgen v. Sanofi 及其后续判例标志着美国生物医药专利实践进入了一个新时代,审查标准对功能性权利要求呈现出根本性的收紧态势。过去那种“圈地式”的专利策略——即通过发现一个新靶点或新机制来垄断所有潜在解决方案——已基本失效。这一演变深刻体现了美国专利法“对价”(Quid Pro Quo)原则的回归与强化:
1.法律原则
(1)专利不是“狩猎许可证”
法院明确指出,专利旨在补偿“成功的创造”,而非奖励“探索的过程”。如果发明人只是发现了一个靶点(问题),而没有具体解决如何构建所有能结合该靶点的分子(解决方案),就不应获得垄断该领域的权利。
(2)拒绝“未完成的研究任务”
法律不再允许圈占一个巨大的功能性范围,却只提供少数几个例子,把筛选具体有效药物的繁重工作留给公众。
(3)从功能回归结构
在生物医药的部分领域(如抗体),法院倾向于认为微小的结构变化可能导致功能丧失(不可预测性高),因此不能简单地用“功能”来定义发明。要想获得宽泛的保护范围(属类),必须披露贯穿该属类的共同结构特征。
2.应对策略
对于专利代理人以及生物医药创新者而言,这一演变带来了一些实践中的启示:
(1)告别纯功能性限定的宽泛权利要求
在 Amgen案之后,试图通过纯粹的功能性语言(例如,“任何能够结合靶点X并阻断其信号通路的抗体”)来定义一个开放性的生物分子属类的做法,已面临极高的无效风险。构建多层次、有梯度的权利要求体系显得尤为重要。
(2)“结构多样性”是支持范围的关键
为了支持一个相对宽泛的属类权利要求,仅仅提供多个结构高度相似的实施例是远远不够的。说明书必须展示出能够代表该属类结构多样性的代表性物种,以证明发明人已经掌握了整个属类,而不仅仅是其中的一小部分,并为可实施性提供支持。
(3)积极探索替代性撰写策略
鉴于宽泛功能性权利要求的脆弱性,从业者必须积极探索替代性的撰写策略。正如 Ex parte Chamberlain 案所揭示的,“手段+功能”(means-plus-function)限定提供了一个宝贵的中间地带,它在保护范围和专利稳定性之间取得了巧妙的平衡,适用于保护创新生物药及其潜在的生物类似药。
(4)利用新技术提升“可预测性”
法院之所以对生物医药领域持怀疑态度,根源之一在于其“不可预测性”。未来,申请人可尝试利用人工智能模型、计算机模拟等工具,对大量虚拟分子进行筛选和功能预测,并在说明书中详细描述这些预测模型及其验证过程。这可能足以作为证据,证明本领域技术人员可以“按图索骥”而非“大海捞针”,从而降低“过度实验”的风险。
受限于作者水平,文中对相关判例与技术的解读仅供参考,不构成法律意见。
参考文献:
【1】O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/56/62/
【2】Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1 (1946), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/329/1/
【3】Means-Plus-Function Claiming and the Halliburton “Dead Zone” - Renner Otto, https://www.rennerotto.com/resources/blog/means-plus-function-claiming-and-the-halliburton-dead-zone
【4】In Re Jack R. Wands, Vincent R. Zurawski, Jr., and Hubertj.p. Schoemaker, 858 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988), https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/858/731/446839/
【5】2164.01(a) Undue Experimentation Factors [R-01.2024], https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2164.html#sect2164.01a
【6】Randolph J. Noelle, Appellant, v. Seth Lederman, Leonard Chess, and Michael J. Yellin, Appellees, 355 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2004), https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/355/1343/500462/
【7】End of "well-characterised antigen” test?, Christopher E Loh, https://www.venable.com/-/media/files/publications/2018/08/end-of-wellcharacterised-antigen-test.pdf
【8】Is the Eli Lilly Written Description Requirement a Paper Tiger? - Christopher M. Holman, https://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=8112&context=expresso
【9】The Regents of the University of California, Plaintiff-appellant, v. Eli Lilly and Company, Defendant-appellee, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997), https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/119/1559/486321/
【10】CAFC Opinions - Ariad v. Eli Lilly, https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/08-1248.pdf
【11】Ariad v. Eli Lilly: The Federal Circuit Confirms A Written Description Requirement Exists, Separate from Enablement - Buchanan Ingersoll & Rooney PC, https://www.bipc.com/ariad-v.-eli-lilly-the-federal-circuit-confirms-a-written-description-requirement-exists,-separate-from-enablement
【12】CENTOCOR V ABBOTT LABS, No. 10-1144 (Fed. Cir. 2011), https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/10-1144/10-1144-2011-03-25.html
【13】Amgen Inc. v. Sanofi, No. 17-1480 (Fed. Cir. 2017), https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/17-1480/17-1480-2017-10-05.html
【14】JUNO THERAPEUTICS, INC. v. KITE PHARMA, INC., https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1758.opinion.8-26-2021_1825257.pdf
【15】AMGEN INC. ET AL. v. SANOFI ET AL., https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-757_k5g1.pdf
【16】Guidelines for Assessing Enablement in Utility Applications and Patents in View of the Supreme Court Decision in Amgen Inc. et al. v. Sanofi et al., https://www.federalregister.gov/documents/2024/01/10/2024-00259/guidelines-for-assessing-enablement-in-utility-applications-and-patents-in-view-of-the-supreme-court
【17】Baxalta Inc. v. Genentech, Inc., No. 22-1461 (Fed. Cir. 2023), https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/22-1461/22-1461-2023-09-20.html
【18】Medytox, Inc. v. Galderma S.A., https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1165.OPINION.6-27-2023_2148484.pdf
【19】A Potential Poison Pill for Dosage Claims, - Matthew D. Zapadka & John D. Schneible Ph.D., https://www.agg.com/news-insights/publications/a-potential-poison-pill-for-dosage-claims/
【20】US Patent Office ARP Affirms the Use of Means-Plus-Function Limitations to Claim Antibodies, Christopher J. Betti, Ph.D. et al., https://www.morganlewis.com/pubs/2024/05/us-patent-office-arp-affirms-the-use-of-means-plus-function-limitations-to-claim-antibodies
【21】In re: Xencor, Inc. (CAFC), https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1870.OPINION.3-13-2025_2481245.pdf
【22】Exelixis, Inc. v. MSN Laboratories Private Limited et al, No. 1:2022cv00228 - Document 186 (D. Del. 2024), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/delaware/dedce/1:2022cv00228/78111/186/