文/北京集佳知识产权代理有限公司 葛琛琛

　　一、引言

　　在材料、化学、生物技术等领域，有一些发明难以用产品的结构、组成或物理化学参数完全定义，而只能通过其制造方法来表述。例如，“由粉末冶金方法制得的钛合金零件”或“通过特定热处理获得的铝合金”。美国专利商标局（USPTO）及法院承认这类“产品 by 工艺”（product by process）权利要求形式，但其审查标准和法律解释规则却大不相同。本文通过梳理美国联邦巡回法院和PTAB的若干关键判例，总结产品 by 工艺权利要求的法律框架、审查实践中的举证责任分配、侵权解释规则，并提出实务应对策略，以期为代理人和申请人提供参考。

　　二、产品 by 工艺权利要求的法律基础

　　35 U.S.C.第112条(b)要求权利要求应“特别指出并明确要求保护的主题”。产品 by 工艺权利要求使用方法步骤来定义产品，本身并不被禁止，但其可专利性判断遵循特殊规则。

　　MPEP§2113规定“[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production”。产品 by 工艺权利要求的可专利性取决于产品本身，而非其制造方法。如果要求保护的产品与现有技术产品相同或显而易见（即使现有技术产品由不同方法制得），则该权利要求不具备可专利性。

　　但是在侵权判断方面，被控侵权人只有在实际使用了权利要求中记载的工艺步骤时，才构成侵权。因此，产品 by 工艺权利要求的保护范围在审查和侵权阶段是存在显著差异的。下面我们通过判例来进行说明。

　　案例1：In re Thorpe, 777 F.2d 695 (Fed. Cir. 1985)——确立了产品 by 工艺权利要求的审查基准在于产品本身

　　案情简介：Thorpe申请涉及一种微球产品，其权利要求以产品 by 工艺形式撰写，限定了由特定工艺制得的微球。审查员认为现有技术中已经存在相同或显而易见的微球（即便由不同工艺制得），因此驳回该权利要求。申请人主张其工艺步骤具有新颖性，产品应具有可专利性。

　　争议焦点：产品 by 工艺权利要求的可专利性应基于产品还是工艺？

　　法院判决：联邦巡回法院明确裁定：“如果产品 by 工艺权利要求中的产品与现有技术产品相同或由其显而易见，则该权利要求不具备可专利性，即使现有技术产品由不同方法制得。”法院强调，申请人不能仅仅通过将产品定义为新方法的结果来获得保护；产品的可专利性必须来源于产品本身的结构、组成或性能的差异。

　　实务启示：在撰写产品 by工艺权利要求时，代理人应尽可能在说明书中披露产品的结构特征（如晶粒形态、XRD图谱、机械性能等），以便在审查中能够证明产品与现有技术产品的区别。仅强调工艺不同通常不足以克服驳回。

　　案例2：In re Marosi, 710 F.2d 799 (Fed. Cir. 1983) ——举证责任转移

　　案情简介：Marosi申请涉及一种沸石产品，权利要求以产品 by 工艺形式限定。审查员引用了一份现有技术文献，该文献公开了一种外观相同的沸石，但由不同的工艺制得。审查员因此驳回权利要求，认为产品看似相同。

　　争议焦点：当现有技术公开了“看似相同”的产品时，举证责任在谁？

　　法院判决：联邦巡回法院认为，在这种情况下，USPTO首先建立了初步表面证据（prima facie case）。随后，举证责任转移至申请人，申请人必须提供证据证明其要求保护的产品与现有技术产品之间存在非显而易见的差异。法院指出：“where a product by process claim is rejected over a prior art product that appears to be identical, although produced by a different process, the burden is upon the applicants to come forward with evidence establishing an unobvious difference between the claimed product and the prior art product.”

　　实务启示：当审查员依据“看似相同”的产品驳回时，申请人不能仅依靠论点反驳，而应主动提交对比实验数据、结构表征结果（如X射线衍射、电子显微镜照片、热分析曲线等）或专家声明，以证明产品确实不同。

　　案例3：Ex parte Dyson (PTAB Appeal 2023 000542, Application 15/742,460)——举证责任的具体应用

　　案情简介：Dyson申请涉及一种稀土磁体，其中权利要求14以产品 by 工艺形式限定：“一种磁体，包含磁体和金属镝珠，其中每个珠子通过冷喷涂工艺沉积在磁体表面”。审查员引用了现有技术中使用普通喷涂工艺（喷涂前加热）的磁体，认为产品看似相同，因此驳回。Dyson在答辩中主张：冷喷涂工艺会产生独特的结构（绝热剪切带），因此产品不同于现有技术。

　　争议焦点：Dyson是否履行了Marosi案下的举证责任？

　　PTAB决定：PTAB认为Dyson未能提供充分的证据。申请人虽然主张冷喷涂能产生独特结构，但未提供任何对比数据证明现有技术的工艺不可能产生相同或类似的结构。PTAB明确指出：“Appellant has not met its burden. Appellant does not present evidence to support the contention that cold spray deposition uniquely results in adiabatic shear bands.”仅仅引用说明书中的一般性描述和代理人的论点是不够的。

　　实务启示：本案是对Marosi举证责任规则的生动诠释。所以，代理人在答复涉及产品 by 工艺权利要求的驳回时，应主动准备并提交实证证据，例如：对比现有技术工艺和本发明工艺所得产品的电镜图、X射线衍射图谱对比、性能对比数据等（如磁性能、硬度、耐磨性等），以分析工艺差异带来的结构独特性。

　　案例4：Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (en banc) ——侵权判断标准

　　案情简介：Abbott拥有一项关于头孢菌素类抗生素晶体化合物的专利，其权利要求使用“obtainable by”（可通过……获得）的产品 by 工艺形式撰写。Sandoz试图生产仿制药，但使用不同的结晶工艺。Abbott提起侵权诉讼，主张Sandoz的产品与其专利产品相同，因此构成侵权。

　　争议焦点：产品 by 工艺权利要求的侵权判断应基于最终产品还是工艺步骤？

　　联邦巡回法院裁定：产品 by 工艺权利要求的侵权判断要求被控侵权人实际实施了权利要求中记载的工艺步骤。法官认为，虽然申请人在审查时可以使用工艺来定义产品，但这样做会限缩专利的保护范围；在侵权诉讼中，不能仅因被控产品与专利产品相同就认定侵权，必须证明被控侵权人使用了专利所记载的工艺。

　　实务启示：产品 by 工艺权利要求是一把“双刃剑”——它可能帮助申请人克服审查中的可专利性障碍，但会显著削弱侵权主张的能力。因此，建议申请人优先尝试用产品本身的结构或性能参数来定义发明；只有在无法用其他方式合理表征时，才使用产品 by 工艺形式，并且在说明书中应尽可能详细地描述产品的独特性状，以备侵权诉讼中使用。

　　三、总结

　　综合上述案例，针对产品 by 工艺权利要求的撰写和答复，笔者认为在不同阶段需要不同的应对策略。在撰写阶段，应该优先尝试用产品的结构、组成或性能参数来限定产品权利要求，若必须使用产品 by 工艺形式，应在说明书中详细披露产品的独特性状（如SEM、XRD、TGA等表征结果），最好可以提供性能对比案例，应避免使用无结构含义的工艺动词（如“被铸造”），除非说明书中明确其带来的结构特征。在审查阶段，当审查员提出“看似相同”的产品质疑时，可以提交对比实验数据或专家声明，履行举证责任。对于侵权的策略，应认识到产品 by 工艺权利要求在侵权诉讼中保护范围较窄，若预判竞争对手可能使用不同方法制造类似产品，应考虑同时申请产品本身的结构权利要求或方法权利要求。

　　以上是对产品 by 工艺形式权利要求处理的一些案例，希望能为代理人在处理相关问题时提供参考。

　　参考文献：

　　【1】In re Thorpe, 777 F.2d 695 (Fed. Cir. 1985).

　　【2】In re Marosi, 710 F.2d 799 (Fed. Cir. 1983).

　　【3】Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (en banc).

　　【4】Ex parte Dyson, Appeal 2023 000542, Application 15/742,460 (PTAB 2023).

　　【5】MPEP §2113, “Product by Process Claims.”