文/北京集佳知识产权代理有限公司 刘瑾

　　随着中国科技的迅猛发展，中国制造持续向海外推进。美国作为全球最重要的市场之一，往往是中国企业海外扩张的首选地，在进行产品的专利布局时，美国专利申请也是首先被考虑的海外申请。

　　美国专利审查制度中，关于重复授权具有独特的、不同于其他国家的规则，本文就其渊源、判断标准、最新进展和实务进行初步探讨。

　　1.什么是“重复授权”

　　在美国，一个申请人不能因为同一个发明，或者实质上只是同一个发明的显而易见的变型，拿到多个互相叠加的专利保护期。美国法把这类问题统称为 double patenting (DP)，即我们通常说的“重复授权”。

　　这个规则背后的想法并不复杂，主要是出于公众利益的考虑。假设一个申请人先拿到一个专利，保护期到2035年，如果他又拿到另一个内容差不多的专利，保护期到2038年，那么公众本来应当在2035年以后可以自由使用的技术，又被延长控制了3年。美国的ODP/NSDP 规则就是为了防止这种“不合理延长专利排他期”。另一个政策考虑是，类似权利要求以后如果被转让给不同主体，被控侵权人可能要同时面对多个专利权人的诉讼或许可压力。

　　重复授权主要分两类:

　　第一类是法定重复授权（Statutory Double Patenting），它基于35 U.S.C.§101，处理的是“同一个发明不能给两个专利”的问题。简单说，如果两个权利要求的保护范围完全一样，就可能构成这一类重复授权。

　　第二类是非法定重复授权（Non-statutory Double Patenting (NSDP)，也称Obviousness-type Double Patenting (ODP)），它处理的是另一种更常见的情况：两个权利要求不完全一样，但后一个只是前一个的显而易见变型，二者没有真正的可专利区别。

　　ODP不是一个新近出现的审查工具。其司法基础至少可以追溯到 In re Schneller（1968）等 CCPA 判例。1995年6月8日以后，美国实用和植物专利的期限通常改为自有效美国申请日起算20年，因此同一专利族中不同申请的 filing date、priority date、issue date、expiration date、PTA都可能影响ODP分析。MPEP 804对这类后URAA申请中的 provisional NSDP、专利期限申请日和TD答复方式有专门规则，参见[MPEP 804]。

　　2.USPTO审查员一般怎么判断 DP/ODP

　　可以把审查员的判断过程理解成四个问题：

　　问题一，两个权利要求是不是“完全同一个发明”

　　审查员首先会比较被审查申请的权利要求，以及另一个专利或申请中的权利要求。如果两个权利要求的范围完全相同，就可能是35 U.S.C.§101下的法定重复授权。

　　一个比较好理解的测试方法：

　　是否存在一个实施方式，落入权利要求A，但不落入权利要求B？

　　是否可能在侵犯权利要求A时不侵犯权利要求B？

　　如果任一问题的答案是“是”，说明两个权利要求的范围并不完全相同，通常就不应直接作出法定 DP rejection，而应继续分析是否存在ODP/NSDP。

　　这里有一个很重要的实务点：Terminal Disclaimer（TD）不能克服法定重复授权。如果问题真的是“同一个发明拿两个专利”，申请人通常需要修改、删除或合并权利要求，而不是简单提交TD。

　　问题二：如果不是完全相同，是否仍然没有“可专利区别”

　　如果两个权利要求不是完全相同，审查员会进入ODP分析。ODP问的是：被审查权利要求是不是只是参考权利要求的显而易见变型？

　　可以把它理解为一种“类似103显而易见性”的分析，但它不是普通的35 U.S.C.§103 驳回。普通103驳回依赖 prior art；ODP关注的是同一申请人、共同所有人、共同发明人、共同研究协议等关联情形下，两个专利或申请的权利要求是否实质上太接近。

　　作为ODP基础的共同拥有专利或共同待审申请本身，不一定要符合35 U.S.C.§102 规定的作为现有技术的条件。但是，如果审查员在ODP的obviousness分析中额外引用 secondary reference，这个 secondary reference 通常应当能够作为prior art使用。

　　换而言之，不要把ODP当成普通现有技术驳回来答。申请人要重点比较的是被审查权利要求与 reference claims是否具有 patentable distinctness，也就是是否存在真正的可专利区别。

　　问题三：这个reference 本身能不能拿来做 ODP reference

　　代理人或申请人遇到 ODP rejection时，通常会直接比较两个权利要求是否接近，然后考虑是否提交TD。但近年的判例提醒我们，在比较权利要求之前，还要先问一个更基础的问题：审查员引用的那个专利或申请，是否本来就适合作为ODP reference？

　　MPEP 804的主线是防止不合理的专利期限延长，较早到期的专利，有可能作为较晚到期专利的ODP reference。对于两个或多个1995年6月8日以后提交的实用或植物申请，如果存在 provisional NSDP，MPEP还根据被审查申请的 patent term filing date 是较早、相同还是较晚，规定不同的处理方式，参见[MPEP 804]。可以简化理解如下表：

　　但是，Allergan和Baurin之后，不能再机械地只看filing date或expiration date，特别是当审查员用“优先权在后、到期也在后”的专利或申请作为ODP reference时，申请人应当先追问：这到底有没有造成“后一个专利延长前一个专利排他期”的问题？如果没有，reference的适格性本身就值得争辩。参见[Allergan; Baurin Appeal Decision; Baurin Rehearing Decision]

　　问题四：申请人可以怎么答复

　　面对 ODP/NSDP rejection，通常有三条路。

　　第一，修改权利要求。如果两个权利要求确实太接近，可以通过加入实质技术特征，使被审查权利要求与 reference claims 拉开距离。

　　第二，提交意见陈述。如果本来就存在可专利区别，或者审查员的reference不适格，应当直接说明为什么当前权利要求相对于reference claims具有patentable distinctness，或为什么该reference不能支持 ODP rejection。

　　第三，提交 TD。如果 ODP rejection 成立，且申请人可以接受期限和权属方面的后果，可以提交符合37 CFR 1.321的terminal disclaimer，并在OA答复中请求撤回ODP rejection。

　　要强调的是，TD 是工具，不是默认答案。它可能很快解决审查问题，但也会带来专利期限、PTA、共同所有权、后续许可和转让方面的影响。因此，收到 ODP rejection 后，不应先问“TD表格怎么交”，而应先问“这个 ODP rejection 是否真的成立”。

　　3.最新进展：Allergan案 和 Baurin 案到底改变了什么

　　近年ODP争议的重点，已经从“两个权利要求像不像”，进一步发展到“哪个专利或申请可以作为 proper ODP reference”，这对同一专利族中有 continuation、PTA、共同优先权、不同到期日等因素的案件尤其重要。

　　Allergan案：不能只机械比较专利到期日

　　Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories 是2024年CAFC的 precedential opinion。案件中的结构比较特殊，但对实务很重要。

　　被挑战的权利要求属于同一专利族中 first-filed、first-issued 的专利。由于USPTO 审查延迟，该专利获得PTA，所以它比后续子案更晚到期。被用作ODP reference的，则是同一专利族中later-filed、later-issued、earlier-expiring 的专利，且这些专利共享共同优先权日。

　　CAFC的结论是，在这种结构下，一个first-filed、first-issued、later-expiring claim，不能被later-filed、later-issued、earlier-expiring reference claim 以 ODP 无效化。

　　这句话用更通俗的实务规则理解为：如果某个专利是同一专利族里最早提交、最早授权的那个，只是因为 USPTO delay 得到PTA而较晚到期，那么不能简单用后提交、后授权、较早到期的子案反过来攻击它。否则，等于让子案把母案依法获得的PTA吃掉，这不符合ODP防止“不合理延长期限”的目的。

　　但是，Allergan也不能被扩大理解。它不是说“母案永远不能被子案攻击”，也不是说“later-issued patent 永远不能作为 ODP reference”。Gilead、AbbVie、Cellect 等判例仍然说明，在其他事实结构下，较早到期的权利要求可能成为较晚到期权利要求的 ODP reference，关键还是要看是否存在不合理延长排他期，以及reference本身是否适格。

　　Baurin案：优先权在后、到期也在后的 reference 是否适格

　　Ex parte Baurin 把问题推进到了USPTO审查阶段，用一句话概括就是：

　　审查员能否用“优先权在后、到期也在后”的专利或申请，来拒绝一个“优先权更早、到期也更早”的在审申请？

　　PTAB在 2024年11月8日的 appeal decision 中反转了审查员的 ODP rejection。其理由是，如果被审查申请本身不会把排他期延长到 reference之后，而 reference反而是 later-filed / later-priority / later-expiring，那么该 reference 很难说是 proper ODP reference。

　　审查员之后请求rehearing，认为PTAB误解 Allergan、与 MPEP 804/804.02 不一致，并强调 separate ownership / harassment 风险。PTAB在2025年12月18日的 rehearing decision 中维持反转结果。PTAB还特别说明，防止不同权利人用相近专利反复骚扰被控侵权人，确实是ODP的政策背景之一，但这并不等于 separate ownership risk 本身就可以让一个 otherwise improper reference 变成 proper ODP reference。

　　不过，Baurin 还不能写成 USPTO 的最终稳定规则。2026年3月5日，USPTO Director 启动 Appeals Review Panel（ARP），并 sua sponte grant rehearing，要求围绕 ODP 问题提交进一步意见。USPTO 的 ARP status 页面也把 Ex parte Baurin 列为已 convene ARP 的 ex parte appeal。参见[Baurin ARP Order; USPTO ARP Status]

　　因此，根据Baurin 案，可以认为PTAB当前panel和 rehearing majority 给出了限制later-priority / later-expiring reference的重要观点，但 USPTO Office 层面的最终口径仍需等待ARP确认。

　　对代理人和申请人来说，如果 OA 中的 ODP reference 是优先权在后、到期也在后的专利或申请，不宜直接提交 TD。应先核查四个日期关系：filing date、priority date、issue date、expiration date。然后判断审查员引用该 reference 是否真的符合 ODP 的政策目的，也就是是否存在“第二件专利不当延长第一件专利排他期”的问题。参见[Allergan; Baurin Rehearing Decision]

　　4.TD 到底有什么代价

　　TD是 terminal disclaimer 的简称。直观理解，它是申请人向 USPTO 表示，为了克服ODP问题，我愿意放弃本案专利超过某一参考专利到期日之后的末端期限，并接受相应的权属或执行限制。

　　TD很常用，因为它往往是最快让申请授权的办法。但它不是一个“免费按钮”，提交前至少要考虑以下几类风险。

　　代价一：可能损失专利期限，尤其是PTA

　　TD 的本质是放弃指定日期之后的专利期限。如果本案本来有PTA，TD可能使这些PTA不能真正发挥作用。MPEP 1490 明确提示，35 U.S.C.§154(b)(2)(B)下，如果专利期限已经被 disclaimed beyond a specified date，PTA不能把期限延长到这个指定日期之后。所以，在有显著PTA的案件中，提交TD可能不是小事，它可能直接影响产品生命周期、仿制药进入时间、许可价值和诉讼价值。

　　代价二：专利可执行性可能被共同所有权绑定

　　为克服 commonly owned reference 导致的 ODP，TD通常必须包含37 CFR 1.321(c)下的共同所有权条款。也就是说，本案授权后的专利，通常只有在它与作为ODP基础的 reference patent/application 共同所有期间，才可执行。这不是说两个专利都会自动无效，也不是说 reference patent 本身会被TD影响。更准确地说，是提交 TD的那个专利的可执行性，会受到共同所有或共同执行条件限制。

　　代价三：以后转让、许可、融资、并购会更麻烦

　　TD会把两个原本可以分别管理的专利资产绑在一起，以后如果客户想做资产剥离、集团内重组、独占许可、融资质押、并购或 all substantial rights 转移，就必须检查 TD 绑定关系。普通非独占许可未必当然违反 TD，但如果某个交易安排实质上转移了控制权、排他执行权或所有实质权利，就可能触发共同所有或共同执行方面的问题。这类问题通常需要美国律师结合交易文件具体判断。

　　代价四：授权后基本很难撤回

　　授权前，在合适情形下，申请人可能通过 petition 请求撤回已经提交的 TD。但授权后，MPEP 1490 对已记录TD的撤回非常严格，证书更正、再颁、复审、IPR/PGR 等程序通常不能用来消除已记录TD的效果。因此，TD一旦随授权进入专利文件，实务上就应把它当成长期绑定安排，而不是将来可以轻松撤销的临时措施。

　　代价五：诉讼中可能形成不利因素

　　官方规则并没有说，提交TD就等于正式承认两组权利要求没有可专利区别。但在诉讼中，被告可能会把TD作为材料，用来说明专利族内部权利要求高度接近，或者专利权人自己也曾选择用TD解决ODP问题。因此，如果申请人有合理的 patentable distinctness 论点，或者reference本身适格性可争，最好不要未经评估就直接提交TD。[MPEP 804; MPEP 1490]

　　一个容易误解的点：已撤回的proposed TD rule不是现行规则

　　USPTO曾提出过更严格的TD proposed rule，大意是把TD专利的可执行性与reference patent权利要求有效性进一步绑定。按照那个proposed rule的思路，如果 reference patent的某些权利要求被无效，TD专利可能也会受到更强影响，甚至“同生共死”。不过目前的公开信息显示，该proposed rule已被撤回。

　　5.代理人的实务考虑因素

　　收到ODP/NSDP rejection 后，不建议第一反应就是交TD，更稳妥的顺序可能是：

　　（1）先判断是不是法定DP。如果是 35 U.S.C.§101下的 same invention 问题，TD不能解决。

　　（2）再看reference 是否适格。特别注意 Allergan/Baurin 型事实，reference 是否优先权在后、到期也在后？是否真的造成不合理期限延长？

　　（3）再比较权利要求是否有可专利区别。如果有区别，应考虑 argument 或 amendment，而不是直接放弃期限。

　　（4）最后再决定是否提交 TD。如果客户目标是快速授权、同一集团长期统一持有、期限损失很小，TD 可能是务实选择；如果案件涉及 PTA、核心产品生命周期、未来转让或许可，TD 应作为商业决策处理，而不只是程序动作。

　　总而言之，ODP rejection 不等于必须提交 TD。先判断 rejection 是否成立，再判断 TD 的代价是否值得。

　　参考文献：

　　[1]James Wilson, SPE 1624, TC 1600, "Reviewing Common Themes in Double Patenting" (USPTO presentation, February 25, 2019)

　　[2][MPEP 804] USPTO, MPEP§804, "Definition of Double Patenting", URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s804.html

　　[3][MPEP 1490] USPTO, MPEP§1490, "Disclaimers", URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1490.html

　　[4][Allergan] Allergan USA,Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd., No. 2024-1061, precedential opinion (Fed. Cir. August 13, 2024)

　　[5][Baurin Appeal Decision] Ex parte Baurin, Appeal 2024-002920, Decision on Appeal (PTAB November 8, 2024)

　　[6][Baurin Rehearing Decision] Ex parte Baurin, Appeal 2024-002920, Decision on Request for Rehearing (PTAB December 18, 2025)

　　[7][Baurin ARP Order] Ex parte Baurin, Appeal 2024-002920, Order Convening Appeals Review Panel and Granting Sua Sponte Rehearing (USPTO March 5, 2026)

　　[8][USPTO ARP Status] USPTO, "Appeals Review Panel Status", URL: https://www.uspto.gov/patents/ptab/decisions/appeals-review-panel-status

　　[9]PowerPatent, "Avoiding Double Patenting: Terminal Disclaimer 101"