文/北京集佳知识产权代理有限公司 隋丹丹

　　在协助中国企业布局海外专利的过程中，我们有时会遇到这样一种令人扼腕的场景：

　　企业的研发团队早在几年前就在实验室里独立完成了某项核心技术的突破，并在随后的专利检索中确认当时全球没有公开的类似文献。然而，当该美国专利申请进入审查阶段时，审查员却抛出了一件“致命”的对比文件——该对比文件的公开日虽然在我们申请的优先权日之后，但其优先权日/实际申请日却偏偏比我们早了几天。

　　这种在我们的申请日之前尚未公开、却在日后被用作阻碍我们授权的在先申请，在美国专利法中被称为“秘密现有技术”（Secret Prior Art）。

　　面对这种“隐形暗礁”，我方的早期研发资料还能否帮我们逆天改命？在现行美国AIA体系下，中国企业又该如何化被动为主动？本文将结合USPTO的审查实务与联邦巡回上诉法院（CAFC）的判例进行分析。

　　一、时代的划分：Pre-AIA vs. AIA 的规则之变

　　美国专利制度在2013年经历了百年来最重大的变革——从“先发明制”（First-to-Invent）彻底转向了带有美国特色的“发明人先申请制”（First-Inventor-to-File）。这一转变影响了“秘密现有技术”的应对规则。

　　1.旧法时代（Pre-AIA）

　　在2013年3月16日之前提交的美国申请（或能享受该日期前优先权的旧案），适用旧法35 U.S.C.§102(e)。

　　破局利器：Rule 131宣誓书。在旧法下，如果对比文件属于“秘密现有技术”，申请人可以通过提交一份依据37 CFR 1.131的宣誓书，并附带充足的、有独立第三方见证的实验记录本或研发日志，证明自己在对比文件的优先权日之前就已经完成了该发明。

　　一旦宣誓书被审查员接受，申请人就能成功宣誓推翻该对比文件，使其丧失现有技术资格。

　　2.新法时代（AIA）

　　对于目前绝大多数在审或新近授权的美国专利，全面适用现行法35 U.S.C.§102(a)(2)。

　　在AIA体系下，法律只认谁先提交申请或谁先向公众公开。在现行法下，纯粹的、未公开的在先发明行为（Prior Invention）已不再能够用来对抗在先提交的专利申请。这意味着，仅仅证明“我们的研发时间比对方早”，在法律上已经无法直接撤销该对比文件的现有技术资格。

　　二、AIA下的“秘密现有技术”破局情形

　　情形1：核查技术源头——“派生程序”（Derivation Proceeding）

　　法律依据：35 U.S.C.§102(b)(2)(A)

　　实务应用：如果该对比文件披露的技术内容，实际上是对方直接或间接地从我方发明人那里“得知”或“抄袭”而来的（例如在合作洽谈、技术交流、员工跳槽过程中泄露），则该对比文件不能用于作为我方的现有技术。

　　操作方式：申请人可以向USPTO的专利审判与上诉委员会（PTAB）提起派生程序。但需注意，正如美国最高法院在 Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(2019)案中展示出的对现有技术边界的严格侵蚀态度一样，证明“技术派生源自本方”的举证责任非常高，企业必须留存严密的保密协议和往来邮件。

　　情形2：利用“发明人先公开”的宽限期（Prior Public Disclosure）

　　法律依据：35 U.S.C.§102(b)(2)(B)

　　实务应用：在对比文件的优先权日之前，且在我方优先权日之前的一年内，如果我方发明人已经通过论文、展会或产品发布的形式公开了该技术，那么对方即便先提交了申请，其先提交的申请也无法作为现有技术对抗我方技术。

　　情形3：核查“共同所有权”（Common Ownership）

　　法律依据：35 U.S.C.§102(b)(2)(C)

　　实务应用：如果该对比文件与我方的申请，在我方优先权日之前，已经属于同一个母公司、同一权利人，或者属于联合研究协议（JRA）的范畴，则可以豁免其作为秘密现有技术的杀伤力。

　　三、主动出击：如何无效掉对方的“秘密现有技术”专利？

　　如果该对比文件不仅阻碍了我们的申请，甚至对方已经捷足先登获得了美国授权，而我们手中恰好有更早的研发资料，能否反客为主，去无效掉对方的专利？

　　根据CAFC在处理此类现有技术冲突时的判例（如Mahurkar v.C.R.Bard,Inc.案虽然探讨的是旧法下的发明优先权，但其确立了美国司法对在先公开证据非常高标准的要求）：在AIA法下，不能用内部未公开的研发资料去直接无效一件申请在先的专利。

　　此时，我们可以考虑采取以下策略：

　　1.核查对方的“优先权链条”是否断裂

　　许多美国对比文件是依托PCT申请或者中国、欧洲等其他国家的优先权母案进入美国的。我们可以核查其最早的优先权文本，优先权中是否真正、充分地公开了其在美国请求保护的核心技术主题？如果其中存在撰写瑕疵或技术断层，我们可以向USPTO或法院主张其“优先权不成立”。一旦其优先权日不成立，其现有技术时间就会被迫顺延至其美国实际申请日或公开日。此时，我们原本处于劣势的申请日，反而可能反超对方。

　　2.启动全球现有技术检索（Prior Art Search），提起IPR或PGR

　　我们可以扩大检索范围，检索该对比文件在其优先权日之前，全球任何地方是否已有公开。一旦找到公开出版物，即可向USPTO提起多方复审诉讼（IPR）或授权后复审诉讼（PGR），无效掉对方的专利。

　　四、给申请人的建议

　　从“先发明”到“先申请”的转变，是美国专利法为了与国际接轨做出的妥协，但也对中国想要向美国申请的企业的知识产权管理提出了更高的要求。

　　建议1：防御性公开（Defensive Publication）

　　如果企业由于战略原因不打算就某项技术申请专利，但又担心竞争对手抢报“秘密现有技术”反过来限制自己，可以在权威公开平台、行业开放标准中将技术选择性地“防御性公开”，以此作为阻击对手的武器。

　　建议2：尽早提交申请

　　在AIA体系下，一天的领先就是绝对的领先。中国企业在海外布局时，一旦技术方案在构思阶段具备了可行性，可以先通过美国临时申请锁定优先权日，防止被对手的“秘密现有技术”卡住脖子。

　　参考文献：

　　1.35 U.S.C. § 102 - Conditions for patentability; novelty.

　　2.Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 139 S. Ct. 628 (2019).

　　3.Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572 (Fed. Cir. 1996).