文/集佳知识产权代理有限公司 董文国

　　摘要：本文根据审查指南的相关规定并结合一个案例，从立法宗旨的角度出发，就“非显而易见性”与“预料不到的技术效果”二者之间的关系进行了初步探讨，提出了笔者的观点，以期从另一角度为如何判断发明创造性提供一点思路。

　　关键词：非显而易见性、预料不到的技术效果、立法宗旨

　　一、引言

　　在发明创造性判断过程中，审查指南规定了：如果发明相对于现有技术具备非显而易见性，则认定发明具备创造性；同时审查指南也规定了：如果发明相对于现有技术获得了预料不到的技术效果，则应认可发明的创造性。在这种情况下，如果通过上述两种方式进行发明创造性判断得出不同结论，那么应该如何认定发明创造性。或者说，如果发明似乎不具备“非显而易见性”，但是却获得了“预料不到的技术效果”，这这种情况下，应如何认定发明的创造性。就此，目前实践中存在各种观点，笔者根据审查指南中的规定并结合一个案例，从专利法立法宗旨方面就此进行初步探讨，以期为如何评价发明创造性提供一点思路。

　　二、审查指南中的相关规定

　　关于“非显而易见性”，审查指南明确规定了利用“三步法”进行判断，其为领域所熟知，此处不再对其进行赘述。

　　关于“预料不到的技术效果”，鉴于实践中对其关注通常不如上述“三步法”，笔者此处将审查指南中的相关规定梳理如下：

　　审查指南第二部分第四章第5节规定：发明是否具备创造性，通常应当根据本章第３.２节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑， 不应轻易做出发明不具备创造性的结论。

　　其中的５.３进一步规定：当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。

　　其中的6.３还规定：按照本章第５.３节中所述，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。但是，应当注意的是，如果通过本章第３.２节中所述的方法，可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，且能够产生有益的技术效果，则发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，此种情况不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。

　　三、“非显而易见性”与“预料不到的技术效果”二者有机统一，但也不能混为一谈

　　由上述可见，审查指南对于“非显而易见性”与“预料不到的技术效果”进行了明确规定，然而，在实践中，考虑到案情的复杂性，笔者还是会经常遇到类似以下的观点：

　　（1）发明与现有技术相比，并未获得预料不到的技术效果，故而不具备创造性。

　　（2）虽然发明与现有技术相比存在区别特征并且获得了有益的效果，但是发明的技术方案是本领域技术人员从现有技术出发容易得到的，在其技术方案显而易见的情况下，本领域技术人员自然能够预期发明的技术效果，故而发明不具备创造性。

　　上述观点要么片面强调“预料不到的技术效果”而一定程度上忽视了“非显而易见性”，要么片面强调“非显而易见性”而一定程度上忽视了“预料不到的技术效果”，故而并不全面。

　　近来，有学者提出如下观点（3）：“预料不到的技术效果”和“非显而易见性”二者的判断是有机统一的，二者不可割裂，但是认为二者中“非显而易见性”应占主导地位，而“预料不到的技术效果”应作为辅助因素进行创造性的判断。即，“预料不到的技术效果”在创造性判断中的地位低于“非显而易见性”。

　　笔者对于“预料不到的技术效果和非显而易见性二者有机统一”这一观点非常认同，笔者同样认为二者不可割裂，但是认为二者并无地位高低之分，二者区别点之一在于：“非显而易见性”在实践中的操作性更好，适用范围更广，因而具有普适性；而“预料不到的技术效果”对于某些发明特别是预测性较低的化学领域的发明的判断尤其重要，其可以避免“非显而易见性”判断导致的疏漏，因此构成对“非显而易见性”判断的有益补充，二者之间并无地位高低之分，二者分别从发明的技术方案本身、以及发明的技术效果两个方面对于发明的创造性进行评价。当然，如果一定要在二者之间的地位进行高下之分的话，那么也应该是审查指南中特意强调的：如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。即，“预料不到的技术效果”构成了判断发明创造性的充分条件，其判断标准高于审查指南中判断发明创造性的一般普适性标准“非显而易见性”。换言之，某些发明也许根据“三步法”来判断似乎不具备“非显而易见性”，然而，由于其获得了“预料不到的技术效果”，故而对现有技术做出了贡献，据此不应质疑其创造性。

　　笔者认为，“非显而易见性”对于创造性判断的重要性毋庸置疑，其也是用于创造性判断的最重要的和适用最广泛的手段。绝大部分的发明的创造性都需要利用三步法进行“非显而易见性”的判断，但是这种方法对发明创造性的判断是在了解了发明之后才进行的，故而有时候难免出现“事后诸葛亮”等导致发明创造性未得到客观评价的情形。 为了尽可能避免这种情形，审查指南的上述内容明确说明了：应当强调的是，当申请属于以下情形（例如获得了预料不到的技术效果、解决了技术难题、克服了技术偏见等）时，审查员应当予以考虑。

　　审查指南利用两次出现的表述“应当”来强调应充分考虑发明的技术效果，以免无法客观评价发明创造性。换言之，笔者认为，审查指南的上述内容中的两个表述“应当”实际上要求在某些情况下必须要考虑发明的效果，而不能仅仅根据“三步法”机械地进行判断。

　　事实上，如审查指南的上述规定所指出的：“当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的”。该规定本身也指出了： “预料不到的技术效果”与“非显而易见性”二者之间是有机统一的，二者密切相关，即“预料不到的技术效果”本身也反映出了技术方案的“非显而易见性”。

　　笔者认为，审查指南的上述内容已经足以说明：只要发明产生了预料不到的技术效果，则发明必然具备非显而易见性，故而具备创造性。此处，笔者需要强调的是应避免如下情形：技术效果的判断过程中，认为由于发明与现有技术的差别不大，故而本领域技术人员容易想到本发明，也即发明在一定程度上是所谓的“显而易见的”，故而其获得的效果就是“能够预期的”。这种方式看起来似乎将“非显而易见性”与“预料不到的技术效果”进行了有机统一，但是，其实际上是本末倒置，也有违审查指南中的上述规定。

　　基于以上所述内容，笔者认为：

　　A. “预料不到的技术效果”与“非显而易见性”有机统一，发明具备预料不到的技术效果本身就反映出其方案具备非显而易见性。“预料不到的技术效果”是判断发明创造性的充分条件。在技术效果的判断过程中，应避免将“预料不到的技术效果”与“非显而易见性”混为一谈，尤其应避免认定由于发明与现有技术的方案本身差别较小而断言其效果可期。

　　B. “非显而易见性”在创造性判断中占主导地位，但是这种主导性地位指的是其适用范围广而具备普适性，而绝非表明其地位高于其它判断方式例如“预料不到的技术效果”；恰恰相反，关于“预料不到的技术效果”，审查指南中通过两个表述“应当”以及表述“不必怀疑”所传达的信息是：特定情形下“预料不到的技术效果”在一定程度上的地位或效力甚至高于一般的普适性情形“非显而易见性”。

　　C. 在进行效果（例如“预料不到的技术效果”）的判断时，应避免不当地引入涉及技术方案的“非显而易见性”的判断，因为这样容易产生如下情形：由于认定发明方案与现有技术的方案差异较小，所以本领域技术人员容易得到发明方案并相应地获得其效果，故而发明效果可以预期，发明自然未获得预料不到的技术效果。即，发明的效果与技术方案当然密切相关，但是应避免将二者不当地搅在一起，这样将无法进行创造性的正确判断。

　　四、根据现有审查指南的规定，满足“非显而易见性”和“预料不到的技术效果”二者之一即可赋予发明以创造性，而不必苛求发明必须要获得“预料不到的效果”

　　如前所述，笔者认为，“非显而易见性”和“预料不到的技术效果”二者实际上从技术方案本身的非显而易见性、以及技术效果的不可预料性两个方面给出赋予发明创造性的理由。

　　就“非显而易见性”而言，其涉及的实际上是发明要求保护的技术方案本身。如果从现有技术的技术方案出发，要得到发明的技术方案并不是显而易见的，那么即使看起来发明似乎没有获得预料不到的技术效果，但是也应该认定发明具备创造性。

　　就“预料不到的技术效果”而言，其关注的是发明获得的技术效果。如果发明获得的技术效果不可预料，审查指南明确规定，这种情形应该认定其技术方案非显而易见，发明具备创造性。

　　由此可见，“非显而易见性”和“预料不到的技术效果”涉及发明的不同方面，二者既有机统一，也不能混为一谈。如审查指南明确指出的，无论发明具备非显而易见性还是获得了预料不到的技术效果，均可认定发明具备创造性。

　　笔者此处再次指出，在判断发明是否具备预料不到的技术效果时，应避免不当地引入涉及“非显而易见性的”的判断，因为这通常导致如下情形：由于发明方案与现有技术方案相差不大，本领域技术人员容易获得该方案，自然能够获得发明的效果，故而发明未获得预料不到的技术效果。上述情形使得审查指南关于“预料不到的技术效果”的相关规定变得毫无意义，也丧失了“预料不到的技术效果”对于“非显而易见性”进行疏漏弥补的作用。

　　五、审查指南的上述规定与专利法的立法宗旨是相一致的

　　笔者认为，审查指南的上述规定实际上为申请人争辩发明创造性提供了另一种途径。针对某些发明（例如以下给出的北京市高级人民法院的判例所涉及的发明）而言，如果根据三步法来进行“非显而易见性”的判断，可能由于其技术方案与现有技术的方案确实较为接近而否认其创造性；然而，由于该发明获得了预料不到的技术效果，根据审查指南的上述规定，则应认可发明所做出的贡献，进而应认可其创造性。

　　事实上，除了“预料不到的技术效果”之外，审查指南还规定例如发明解决了技术难题、克服了技术偏见等情形时同样具备创造性，而此时并未强调要求发明必须利用“三步法”判断具备非显而易见性。

　　审查指南为何要认可上述发明（例如获得了“预料不到的技术效果”的发明，或者解决了技术难题、克服了技术偏见的发明）的创造性呢？

　　笔者认为，审查指南的上述规定与专利法的立法宗旨是一脉相承的。

　　专利法第一条对立法宗旨给出了如下规定：为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。 由此可见，鼓励发明创造是专利法的立法宗旨之一。在此基础上的专利法的所有规定都应服务于该立法宗旨而不能背离该宗旨。

　　理解了这一点，就不难理解审查指南为何要赋予上述发明以创造性了。即，由于上述发明都在一定程度上进行了发明创造，做出了一定程度的创新，对现有技术做出了贡献，出于鼓励发明创造而非阻碍发明创造的宗旨，审查指南规定上述情形也具备创造性，也可以授予专利权。

　　六、相关案例分析

　　以下笔者结合一个案例就以上观点进行阐明。

　　该案涉及新日铁住金会社名称为“耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢”、专利号为200780016464.X的发明专利无效案。

　　在该案中，复审委和北京市第一中级人民法院认为其权利要求7涉及的发明不具备非显而易见性而未认可该发明具备预料不到的技术效果，故而不具备创造性，而北京市高级人民法院认可该发明具备预料不到的技术效果，据此认定该发明具备创造性。关于该案的案情，此处不再赘述。

　　关于该案，北京市高级人民法院的最终判决中记载了以下内容：在此类技术方案（化学混合物或组合物的技术方案）中，各组分或其含量的变化会引起相应的物理化学反应，可能会导致整体技术方案在效果上的变化。因此，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员可以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，运用三步法判断创造性是可以的。但是，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用三步法，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。

　　根据判决中的上述内容，笔者认为，至少可以得到以下启示：

　　1. 三步法判断创造性是可以的，但不能因为不满足三步法判断创造性的标准就必然否定发明的创造性，特别是对于效果难以预测的化学领域来说，不能机械适用三步法，而应充分考虑发明效果以此来判断发明是否具备创造性。

　　2. 如果发明具备预料不到的效果（如该案例所述的那样，虽然现有技术与本发明的不锈钢的组分构成与各组分含量较为接近，但是现有技术致力于改善该不锈钢的强度，本领域技术人员无法预期通过对不锈钢的组分构成与各组分含量进行调整能够使得耐腐蚀性得到显著提高），则无需进行非显而易见性的判断（或者可以认定这本身就反映出了发明具备非显而易见性），故而不必怀疑其创造性。

　　七、笔者浅见

　　此处，笔者观点简单归纳如下。

　　1. “非显而易见性”与“预料不到的效果”对创造性判断均具有重要作用，涉及“非显而易见性”判断的“三步法”逻辑严密清晰，适用性好，适用范围广，具备一般普适性，但该方法绝非判断创造性的唯一标准，必要时特别是在化学领域，为免疏漏，应充分考虑“预料不到的技术效果”。

　　2. “非显而易见性”适用性广，占主导地位，但并不表示其判断创造性的地位高于“预料不到的技术效果”；恰恰相反，在某些特定情况下例如在预测性较低的化学领域，“预料不到的技术效果”的地位或效力在一定程度上甚至高于或优于“非显而易见性”的判断，预料不到的技术效果”既是对“非显而易见性”的有益补充，也避免了“非显而易见性”可能导致的疏漏。

　　3. “非显而易见性”可以在一定程度认定为判断创造性的一般性的普适性标准，但“预料不到的技术效果”（以及审查指南中示例性指出的其它情形例如解决技术难题、克服技术偏见等）属于特殊规定的情形，特殊情形优于一般情形。

　　4. “预料不到的效果”与“非显而易见性”二者有机统一；审查指南明确规定：满足二者之一即可赋予发明创造性，且“预料不到的技术效果”本身就反映出发明具备非显而易见性。

　　5. 在“预料不到的技术效果”的判断中，应避免由于不当引入“非显而易见性”的判断而导致如下情形：由于发明方案与现有技术方案差异较小，所以本领域技术人员容易得到发明并相应地获得其效果，故而发明未获得预料不到的技术效果。即，“预料不到的技术效果”更加关注的是发明效果，“非显而易见性”更加关注的是技术方案本身，二者虽然密切相关，但是不能混为一谈。

　　6. “预料不到的技术效果”并不必须要与区别技术特征绝对地一一对应，特别是在化学领域，例如化学组合物中很难判断发明的效果是由于某一特定特征单独带来的，即，很多情况下，化学组合物的效果是各组分彼此相互协同作用表现出来的整体效果，而不能认定某一效果仅仅是由脱离其体系的某种孤立组分所表现出来的。

　　7. 审查指南规定包括“预料不到的技术效果”在内的等情形足以赋予发明创造性与专利法鼓励发明创造的立法宗旨是相一致的。

　　笔者最后指出，以上内容是在借鉴和学习了各位专家学者的观点之后进行的思考所得，其中难免存在偏颇、不当甚至错误之处，只是希望能够起到抛砖引玉的作用，促进更多业内人士研究领域内出现的各种问题以促进行业发展和进步。

　　参考文献：
　　1. 《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年版
　　2. 北京市高级人民法院（2013）高行终字第1754号行政判决书
　　3. 北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第180号行政判决书
　　4. 专利复审委员会第18653号无效宣告请求审查决定
　　5. 李越等，预料不到的技术效果与专利创造性评判（上）/(下)——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起，中国知识产权，总第100和101期，2015年6月/7月
　　6. 马文霞等，“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量，中国发明与专利，2013年第2期