文/集佳知识产权代理有限公司   尹莹莹

在专利局发出的权利要求不能得到说明书支持的审查意见中，经常会看到这样的审查意见：权利要求的上位概括范围太宽，本领域技术人员无法预料该上位概念所包括的、说明书未公开的下位方案也能解决本发明的技术问题，从而权利要求书得不到说明书的支持。

　　关于这样的通知书意见，笔者试图从专利法和《审查指南》中的相关规定来阐述答复思路：

　　关于权利要求得到说明书的支持问题，专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

　　《审查指南》对此的进一步解释是：权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

——这里指出权利要求的技术方案可以是所述技术领域的技术人员从说明书的公开概括得出的技术方案。

《审查指南》进一步指出：如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变形的方式。 

——这里指出如何判断是否能够进行“概括”，即所属技术领域的技术人员可以“合理预测”其他“下位方案”都具备相同的性能或用途。
　　因此，在答复上述审查员的概括范围太宽的具体意见时，可以从以上思路着手：说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途。
　　怎么证明说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途呢？下面以指南中的例子来说明：

指南中给出了一种概括较宽的权利要求，“控制冷冻时间和冷冻程度来处理植物种子的方法”。指南中讲到“如果说明书中仅记载了适用于处理一种植物种子的方法，未涉及其他种类植物种子的处理方法，而且园艺人员也难以预先确定或评价处理其他种类植物种子的效果，则该权利要求也被认为未得到说明书的支持。除非说明书中还指出了这种植物种子和其他植物种子的一般关系，或者记载了足够多的实施例，使园艺技术人员能够明了如何使用这种方法处理植物种子，才可以认为该权利要求得到了说明书的支持。”

　　从中可得出以下信息：
　　如果要使得园艺人员能够预先确定或其他种类植物种子的效果，可以或者指出这种植物种子和其他植物种子的一般关系，或者记载足够多的实施例。

　　对于记载足够多的实施例，多少才可以算是足够多呢？笔者认为：必须多得使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他植物种子。不能因为说明书记载了若干实施例，就认为园艺人员可以想到如何应用于其他种子。这种思路可被认为是逻辑学的归纳论证中的一种：概括论证，即从关于选取样本的知识进到某个关于整群事物的主张的论证。由于样本的成员有某种特性，就推断那群事物的所有成员都有相同的特性。举例说，由于从一箱橘子中任选的3个特别好吃和多汁，就认为那箱中所有的橘子都特别好吃和多汁。而所有的归纳论证的结果都是或然的，即结果可能为真也可能为假。而指南中对此的要求是“可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途”，结果不能或然真，必须为真。因此，实施例的数量不是保证。笔者认为，指南这里的“足够多的实施例”意思是：多到使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他种子。

　　也就是说，上述指南中的段落可总结为：可以或者指出这种植物种子和其他植物种子的一般关系，或者例子多到使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他种子。

　　关于例子“多到使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他种子”，如上所述，任何的归纳论证结果都是或然真的。那么，如果“例子多到使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他种子”，则本领域技术人员不会是通过归纳推理来得到权利要求中概括的方案的，而只能通过“足够多的”例子、从而看到这些足够多的例子和未公开的例子之间的一般关系，进而得到权利要求中概括的方案。也就是说，即使足够多的例子这种情况，也是需要使得能够明了植物种子之间的一般关系的。

　　总之，笔者认为，要证明说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途，关键还是在于阐述清楚实施例中公开的种子与未公开的种子之间的一般关系。

　　要阐述清楚一般关系，首先要看权利要求的技术方案要解决什么技术问题。这种一般关系必须结合发明要解决的技术问题来阐述，如果和发明要解决的技术问题无关，再多的“一般关系”也对争辩没有帮助。结合要解决的技术问题阐述“一般关系”也分两种情况：1.权利要求中概括的方案包括的所有下位概念都具有属性A，技术问题的解决正是与属性A有关，从而根据说明书的公开可知其他未公开的下位概念也能解决相同的技术问题。2.权利要求的方案所针对的技术问题的解决不依赖于权利要求所概括的特征的具体下位概念，具体下位概念对权利要求所涉方案解决的技术问题没有限制等作用。

　　其实以上陈述可认为是采用了逻辑学中的演绎推理中的假言三段论：
　　因为三角形A全等于三角形B。
　　三角形A等腰。
　　所以，三角形B等腰。

　　可以看出以上三段论的结论为真。在演绎推理中，结论要么为真，要么为假，不存在中间地带。指南中给出的论证方法其实也是采用的演绎论证，其结论只能为真。 

　　下面以笔者的一个案子为例来阐述上述答复思路的应用：

　　本申请权利要求1要求保护的技术方案为：

1. 一种用于检测电网的三相电线上的接地故障的方法，所述方法包括：

监视所述三相电线（30）上的残余电流和所述电网中的残余电压；

检测所述电网中的接地故障；

基于所述残余电流和所述残余电压确定中性点导纳或指示其的量；以及

将所确定的中性点导纳或指示其的量与预定工作特性相比较，以检测所述三相电线（30）上的接地故障，其特征在于，所述方法包括：

确定所述残余电流的一个或更多谐波分量和所述残余电压的一个或更多谐波分量，该谐波分量具有频率n*fn，使得n≥2且fn是基频；

其中，使用所确定的所述残余电流的一个或更多谐波分量的至少之一和所确定的所述残余电压的一个或更多谐波分量的至少之一来执行所述中性点导纳或指示其的量的所述确定。
 

该独立权利要求1的一个从属权利要求的表述为：根据一个或更多预定标准来选择用于确定所述中性点导纳或指示其的量的、所确定的所述残余电流的一个或更多谐波分量的至少之一和所确定的所述残余电压的一个或更多谐波分量的至少之一。

　　针对上述从属权利要求，审查员在审查意见通知书中评论道：附加特征部分的“一个或更多预定标准”概括了太宽的保护范围。说明书中只列举了根据该“一个或更多预定标准”进行选择的部分示例。对于该上位概括所包含的其他标准，在申请文件中没记载，并且依据申请文件所记载的内容，本领域的技术人员有理由怀疑该上位概括所包含的一种或多种下位概念不能解决发明所要解决的技术问题，并达到相同或相似的技术效果。因此权利要求没有以说明书为依据，得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。

　　依照以上阐述的争辩思路，需证明“一个或更多预定标准” 中包括的、说明书中未公开的其他下位概念也能产生相同的性能和用途。要么寻找出说明书中公开的预定标准和未公开的预定标准之间的共同属性，这种共同属性是需要结合发明要解决的技术问题来寻找的；要么证明无论采用怎样的预定标准，都能够解决发明要解决的技术问题，即预定标准的具体下位概念不会影响技术问题的解决。

　　根据说明书和权利要求书的公开，上述从属权利要求的方案的主旨是根据一个或更多个预定标准来选择用于确定所述中性点导纳或指示其的量的、所确定的所述残余电流的一个或更多谐波分量的至少之一和所确定的所述残余电压的一个或更多谐波分量的至少之一。该方案所导致的技术效果仅是：以某种方式限制用于确定中性点导纳或指示其的量的残余电流和残余电压的谐波分量的数量。
本申请的说明书没有以任何方式限定应如何限制上述数量或者为什么目的应该限制上述数量。相反，仅提示了数量被限制。进行该限制的可能的原因可以包括例如：可用的计算能力有限，从而限制计算中包括的谐波分量的数量是可行的。另一个例子是取决于所使用的设备、实际测量准确度可能有限。本领域技术人员可以根据实际需要、例如进行限制的原因而采用任何合适的方式来限制所述的数量。针对不同的情况，本领域技术人员可以采用相应的标准来限制所述的数量。不管采用何种方式限制该数量，都不会影响上述从属权利要求的技术方案的实现。

 因此，使用限制谐波分量的数量的任何预定标准都带来了以下技术效果：限制了谐波分量的数量，因此解决了如何限制谐波分量的数量的技术问题。换句话说，如何限制谐波分量的数量这一问题通过使用一个或更多个预定标准得到解决，而与使用的具体标准无关。故此，针对以上案件的情况，可以采用第二种争辩方式： 预定标准的具体下位概念不会影响权利要求方案所针对的技术问题的解决，从而权利要求的概括是合理的。
 

以上是笔者对答复审查员概括太宽这样的审查意见的粗知拙见，望各位代理人指正！