文/北京市集佳律师事务所　武树辰

按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即物（entity）的权利要求和活动（activity）的权利要求，或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求（这里所说的产品权利要求和方法权利要求应当做广义理解）。第一种基本类型的权利要求包括人类技术生产的物（产品、设备）；第二种基本类型的权利要求包括有时间过程要素的活动（方法（狭义）、用途）。属于物的权利要求有物品、物质、材料、工具、装置、设备等权利要求；属于活动的权利要求有制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等权利要求。

　　根据我国的专利审查及专利民事诉讼实践：在类型上区分权利要求的目的是为了确定权利要求的保护范围。通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。例如，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。但是，方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

　　然而，存在着一种特殊类型的权利要求，即在特殊情况下，当产品权利要求既无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清除地表征时，允许借助于方法特征表征。这种特殊类型的权利要求即方法限定产品权利要求(product by process claim)，这种类型的权利要求中采用制备方法来限定产品发明，多见于制药和生物、化学领域。它是对受专利申请时的分析技术水平所限,无法充分了解其构造的产品发明撰写专利申请并获得保护的一种方法。出于促进科学技术发展、保护创新等目的，这种权利要求在很多国家获得了认可，在我国这种类型的权利要求撰写方式也是允许的。但是对于专利授权、确权程序及侵权诉讼程序中该类权利要求的保护范围如何确定，在各国长期以来一致都存在着冲突。

　　这种冲突的根源即在于：一方面，作为一般原则，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，故方法限定产品权利要求中的方法特征应当予以考虑；另一方面，按照目前的大多数做法，方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于方法是否对所要求保护的产品本身产生影响，对于某些领域的发明而言（例如某些不可预测的领域），受到当前分析技术水平的限制，可能存在不能判断方法对产品本身产生何种影响，换言之，不能确定方法特征如何影响结构特征，以及受到方法特征影响的结构特征会产生何种变化，在这种情况下必然会发生在确定权利要求保护范围时，“方法特征”客观上不能被考虑的情况。

　　针对这种长期存在的冲突，在2009年5月18日作出判决的Abbott Labs . v . Sandoz Inc.案中，美国联邦巡回上诉法院CAFC通过全院联席审理(en banc)的方式对该案进行了审理，就CAFC对方法限定产品权利要求的解释方法进行了整理，并根据过去的美国最高法院判决，对解释方法进行了统一。

　　Abbott Labs . v. Sandoz Inc.案的原告Abbott Laboratories享有美国专利U.S.Patent No.4,935,507的独占实施权，涉案权利要求2-5为关于药品头孢地尼 (cefdinir) 结晶的产品权利要求,在这些权利要求中，并没有采取结晶头孢地尼的物理、化学特征或组成对该产品进行限定，而记载了获得该结晶头孢地尼的制备方法，采用了“is obtainable by～ing”,即“可由某某方法获得”的形式进行了限定，也就是说以方法限定产品形式描述了权利要求。

　　涉及该专利的专利侵权诉讼共有两起，Abbott Labs.主张Sandoz Inc.等制药公司侵害了上述专利的专利权，Sandoz Inc.等制药公司的被控侵权物由不同于涉案权利要求中记载的制备方法而制备，尽管如此，Abbott公司主张Sandoz Inc.等侵害了其专利权。

　　该案在CAFC的争论主要集中于由不同于方法限定产品权利要求中记载的制备方法制造的产品是否构成了专利侵权。CAFC认为，在此应考虑以公开为对价而授予独占权的专利法宗旨，方法限定产品权利要求的权利范围应受权利要求中记载的方法特征所限定。例如，对于一项涉及化学混合物的发明，发明人没有在权利要求中记载该混合物的组成或特性，而采用了“compound X , obtained by process Y (由方法Y获得的混合物X)”这种方式来记载该混合物，在这种情况下，专利权人通过方法特征向公众传达了其享有独占权的权利范围。如果在进行权利要求解释时不考虑“obtained”后的“process Y”限定，便意味着采用Z方法制造的混合物X也可能构成对该专利的侵权。对方法特征的忽略使得侵权判断的依据只能落脚于混合物的组成或特征，在发明者并没有在权利要求中记载混合物的组成或特征的情况下,如何判断该被控侵权物与专利产品是否同一,不将所记载的方法的同一性作为侵权的判断依据，而试图根据没有记载的组成、特征来追究专利侵权的做法似有舍近求远之嫌，从可操作性的角度来看有所欠缺。大多数法官认为“当权利要求保护的产品的结构未知和该产品只能通过引用其制备方法进行限定时，创建一个方法特征表征的产品权利要求的方法特征在这样一些特殊情形中不起限定作用的判断规则是完全没有必要、而且在逻辑上是谬误的。这样的判断规则会将专利的保护范围扩展超出发明人在发明中‘特别指出和明确要求’保护的主题，35 U.S.C. § 112 II 6”。

　　在美国联邦巡回上诉法院对Abbott Labs . v. Sandoz Inc.案作出全席审理之后，即确立了在涉及“方法限定产品的权利要求”的侵权诉讼中，方法特征对权利要求的保护范围具有限定作用的原则。

　　根据我国目前的专利侵权案件审理实践，我们可以借鉴美国的上述案例来处理“方法限定产品权利要求”的解释问题。即，对于可预测的领域，例如机械领域，由于本领域技术人员能够判断方法对所要求保护的产品的结构上的影响以及这种影响所带来的结构变化是什么，因此，为了比较的便利性，我们可以比较权利要求所要求保护的产品（考虑方法对其结构的影响）与被控侵权产品，来进行侵权比对；而对于不可预测的领域，例如化学、生物等高新技术领域，由于借助于目前的分析手段很难判断方法本身对产品的影响，因此，应当将产品权利要求中的方法特征与被控侵权产品的制造方法进行比较。这样既能兼顾侵权案件审理的便利性，又能兼顾由于技术的发展而对法律适用本身的影响。