关于中国专利法第二十六条第四款与日本专利法相关规定的比较

2012-05-20

文/集佳知识产权代理有限公司 袁颖 

摘要:文中对中国专利法第26条第4款规定与日本专利法中相关规定做出介绍和比较,中国专利法第26条第4款规定“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限制要求专利保护的范围”,日本专利法第36条第6款规定,第36条第2款中权利要求范围的描述,必须符合下列各项规定:1、欲获得专利的发明在说明书中有记载;2、欲获得专利的发明是清楚的;3、各项权利要求的描述是简洁的;4、描述应当符合经济贸易产业省的条令。文中对以上中日专利法中的相关规定做出了详细的解释。

  关键词:中国专利法,日本专利法,权利要求,以说明书为依据,清楚

  前言

  在专利申请文件的撰写过程中,权利要求书的撰写是非常需要技巧的,既要满足专利法和专利细则的各项形式规定,还要为申请人争取最大的保护范围,又要保证不能超过说明书的原始记载内容,同时最好还要为后续的程序,比如审查意见答复及复审等程序,保留修改的空间。因此为了撰写出更好的权利要求书,首先要清楚中国专利法对权利要求书的撰写有哪些要求。中国专利法第26条第4款对权利要求书的撰写提出了明确的规定,由于是在专利法中做出的规定,因此属于最重要的最基本的规定,因此笔者在下文中针对此条款对权利要求书撰写的规定进行介绍,同时对日本专利法中相应的规定进行介绍,通过对中国和日本两国在权利要求书撰写规定上的比较使各位更好地了解如何撰写权利要求书。

  第一部分:中国专利法第26条第4款的规定

  中国专利法第26条第4款规定“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限制要求专利保护的范围”,专利审查指南第二部分第二章对权利要求书撰写的规定进行了更具体的说明,“权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征,技术特征可以是构成发明或者使用新型技术方案的组成要素,也可以是要素之间的相互关系”,并对第26条第4款中的“以说明书为依据”,“清楚”,“简要”的要求进行了详细的解释。

  一、“以说明书为依据”

  权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持,权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途,则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。审查指南中给出了一些情况,对是否满足“以说明书为依据”规定做出了具体的解释,具体如下。

  1、对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求,应当审查这种概括是否得到说明书的支持。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容,而其效果又难于预先确定和评价,应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

  2、对于一个概括较宽又与整类产品或者整类机械有关的权利要求,如果说明书中有较好的支持,并且也没有理由怀疑发明或者实用新型在权利要求范围内不可以实施,那么,即使这个权利要求范围较宽也是可以接受的。但是当说明书中给出的信息不充分,所属技术领域的技术人员用常规的实验或者分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求所述的保护范围时,审查员应当要求申请人作出解释,说明所属技术领域的技术人员在说明书给出信息的基础上,能够容易地将发明或者实用新型扩展到权利要求的保护范围;否则,应当要求申请人限制权利要求。

  3、关于功能限定。通常对于产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,并且技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。因此说明书中记载的内容是否能够为该功能或者效果特征提供支持是非常重要的。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

  在判断权利要求是否得到说明书的支持时,应当考虑说明书的全部内容,而不是仅限于具体实施方式部分的内容,比如发明内容部分及附图均可以作为支持权利要求的基础。

  在实践中,当收到关于“权利要求得不到说明书支持”的审查意见时,代理人在答复时要非常小心。如果是说明书中有支持,那么通过合理的争辩即可以克服上述缺陷;如果说明书中没有明确的公开,那么代理人在答复时就要格外地注意,因为如果在答复时引入新的说明书未公开的内容,那么根据专利法第33条会导致“修改超范围”的缺陷,而如果争辩未公开的内容是公知常识,那么就要小心审查员利用代理人的答复意见质疑权利要求的创造性,而根据“禁止反悔原则”,如果一旦所涉及发明的发明点就在于上述权利要求的相关特征时,情况就会对申请人和代理人非常不利。

  所以权利要求书的撰写与说明书的撰写都非常重要,是要结合在一起的,说明书要为权利要求书提供必要的支持,以避免公开不充分,避免权利要求得不到说明书的支持,同时尽量多地添加实施例,为概括得出的权利要求提供足够的支持,以避免审查员认为权利要求不能从说明书中概括得出,而造成权利要求的不必要的范围缩小。同时还要注意“捐献原则”,如果某技术特征或者技术方案在说明书中已公开,而由于发明人或者代理人的失误没有写到权利要求中,那么就相当于为公众做了贡献,在后续的维权中是不可以再要求保护这些捐献了的技术方案。可见权利要求书与说明书的撰写是非常的重要,权利要求应该以说明书为依据是必须要满足的重要规定,因为在后续程序中,如果出现此缺陷,代理人在答复时是比较被动的,而且此条不仅是驳回条款,也是无效条款,因此代理人应当格外的注意。

  二、“清楚”

  权利要求书应当清楚,一是指每一项权利要求应当清楚,二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。

  首先,每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。不允许使用模糊不清的主题名称,或者在一项权利要求的主题名称中既包含有产品又包含有方法。

  另一方面,权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应。

  产品权利要求适用于产品发明或者实用新型,通常应当用产品的结构特征来描述。有几种特殊情况,当产品权利要求中的一种或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时,允许借助物理或化学参数表征;当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时,允许借助于方法特征表征。

  方法权利要求适用于方法发明,通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。用途权利要求属于方法权利要求,但应当从权利要求的撰写措辞上区分用途权利要求和方法权利要求。

  其次,每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。

  权利要求中不得使用含义不确定的用语,如“厚”、“薄”、“强”、“弱”等,除非这种用语在特定技术领域具有公认的确切含义,对没有公认含义的用语,如果可能,应选择说明书中记载的更为精确的措辞替换上述不确定的用语。

  权利要求中不得出现“例如”、“最好是”、“尤其是”等类似用语,因为这类用语会在一项权利要求中限定出不同的保护范围,导致保护范围不清楚。

  在一般情况下,权利要求中不得使用“约”、“接近”、“等”、“或类似物”等类似的用语,因为这类用语通常会使权利要求的范围不清楚。但是针对具体情况,如果使用该用于不会导致权利要求不清楚,则这类用语也是允许的。

  除附图标记或者化学式及数学式中使用的括号之外,权利要求中应尽量避免使用括号,以免造成权利要求不清楚。

  最后,构成权利要求的所有权利要求作为一个整体也应当清楚,这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。关于引用关系的规定审查指南中写的很详细,这里不再赘述。

  在实践中,我们经常会碰到审查员发出关于权利要求不清楚的审查意见,其中有形式的缺陷,也有涉及实质内容上的缺陷。形式上的缺陷,有些是因为没有引用基础,有些是因为出现了上述提到的导致保护范围不清楚的用语,有些是因为权利要求之间的引用关系不清楚等等,而这些形式上的缺陷一般通过修改都可以克服。而实质上的缺陷,比如有些是因为技术特征描述地不清楚,导致审查员认为通过该描述不清楚该权利要求所要保护的技术方案,而如果说明书中的相关描述也是同样不清楚时,代理人在答复时同样会比较被动,因为同样会面临修改超范围或者没有创造性的问题。实质上的缺陷还有这种情况,因为权利要求中仅简单罗列技术特征,而没有各技术特征之间的关系,造成权利要求要保护的技术方案不清楚,而如果说明书中或者附图中同样没有做出描述,那么代理人在答复时同样面临尴尬的处境。因此在撰写权利要求书和说明书时,同样要注意清楚地描述技术特征和技术方案,清楚的要求不仅仅是指形式上的清楚,同时要求实质上的清楚,通过用语和具体描述清楚地表达技术特征和技术方案,避免造成不清楚的缺陷。

  三、简要

  权利要求书应当简要,一是指每一项权利要求应当简要,二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当简要。审查指南中明确指出,一件专利申请中不得出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求。

  权利要求的数目应当合理。关于此要求很多国家都有相关的规定,一般都是通过超过规定数目的权利要求要多收费来使得申请人主动控制权利要求的数目。

  权利要求的表述应当简要,除记载技术特征外,不得对原因或者理由作不必要的解释,也不得使用商业性宣传用语。

  为避免权利要求之间相同内容的不必要重复,在可能的情况下,权利要求应尽量采取引用在前权利要求的方式撰写。

  在实践中,一般比较少收到关于权利要求不简要的审查意见,当申请人撰写的权利要求过于详细,包含了很多不需要的技术特征时,审查员一般不会发出审查意见要求申请人修改,因为这是申请人自己要求的保护范围。而代理人在撰写时,应当合理的控制出现在权利要求中的技术特征,避免对权利要求作出过多的不必要的限制,避免损害申请人的利益。

  以上是中国专利法及审查指南对26条第4款的规定和解释以及笔者在实践中的相关经验和看法,下面对日本专利法中的相关规定作出介绍。

  第二部分:日本专利法的第36条第5、6款的规定

  日本专利法的第36条第5、6款对权利要求书的撰写做出了规定。

  日本专利法第36条第5款规定,第36条第2款中权利要求的范围,必须区分权利要求项,按照各项权利要求记载欲获得专利的发明的所有必要事项;此时,某一权利要求限定的发明与另一项权利要求限定的发明可以是相同的。

  而对比中国专利法关于“简要”的要求,“一件专利申请中不得出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求”,因此可以看出上述中国专利法中不允许出现的情况,在日本专利法中是允许的。

  与中国专利法第26条第4款直接对应的条款就是日本专利法第36条第6款,其中规定,第36条第2款中权利要求范围的描述,必须符合下列各项规定:1、欲获得专利的发明在说明书中有记载;2、欲获得专利的发明是清楚的;3、各项权利要求的描述是简洁的;4、描述应当符合经济贸易产业省的条令。在日本专利审查指南中,关于上述规定给出了具体的解释。

  一、“在说明书中有记载”

  相对于中国专利法中要求“权利要求应当以说明书为依据”,日本专利法中的规定是“在说明书中有记载”。关于此规定,日本专利审查指南中明确指出,要求保护的发明不能超出说明书中记载的范围。下面通过审查指南中详细的解释来了解一下中国专利法“权利要求应当以说明书为依据”与日本专利法“在说明书中有记载”的规定具体有何区别。

  关于“在说明书中有记载”的规定,审查员在审查时遵循以下规则:

  1、判断权利要求的描述是否满足条款36(6)i的规定,应当基于对要求保护的发明及在说明书中记载的发明的对比和审查。对比和审查应当以要求保护的发明为基准,研究哪些在说明书中有记载。在判断的同时,应当注意不能根据说明书中记载的特定实施例来过度限制权利要求的范围。

  2、在进行上述对比和审查时,对要求保护的发明和在说明书中记载的发明之间的实质对应关系的审查,不是单纯考虑表达的一致性。因为如果只要满足表达一致,即使实质上未向公众公开的发明也可以获得专利权,则将违背条款36(6)i的意图。这一条原则与中国审查指南中相关规定一致,均指明不仅仅因为权利要求与说明书在表达上是一致的就判断权利要求是得到说明书支持的。

  3、对于实质上对应关系的审查是通过如下方式进行的,即,调查权利要求的发明是否超出在发明详细说明中本领域技术人员能够认识的发明课题能解决的范围。判断为超出本领域技术人员能够认识到的发明课题能解决的范围时,无法说发明详细说明中作为发明记载的内容与权利要求的发明为实质上对应,因此违反条款36(6)i的规定。

  关于技术问题的确认,从原则上来说,要解决的技术问题应当在说明书中明确给出,然而,当要解决的技术问题没有清楚地在说明书中指明,或者尽管技术问题清楚地在说明书中指明,考虑到说明书的其他部分或者公知常识,该指明的技术问题是不合理的,在以上情况下,技术问题的确定应不仅要考虑说明书和附图的记载内容,同时还要考虑到公知常识。

  以上日本审查指南中关于技术问题的确定与中国审查指南中的相关解释大体一致,在中国审查指南第二部分第四章3.2.1.1中指出,基于最接近的现有技术重新确定的发明实际解决的技术问题,可能不同于说明书中所描述的技术问题;在这种情况下,应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。

  以下是一些不满足条款36(6)i的典型示例。

  1、在说明书中既未记载也未暗示的事项在权利要求中有记载。

  2、权利要求中使用的术语与说明书中不一致,并导致权利要求与说明书之间的关系不清楚。比如。权利要求中使用的是“数据处理手段”,而说明书中有“用于改变字符长度的手段”和“用于改变行距的手段”,因此不清楚权利要求中的“数据处理手段”具体对应的是上述哪一种手段或是否同时对应以上两种手段。

  3、说明书中公开的内容既不能被扩展成也不能被概括成权利要求保护的范围,即使根据公知常识。其中需要注意的是,权利要求可以基于说明书中的一个或多个具体实施例进行扩展或者概括,而且扩展或者概括的最大范围随着技术领域的特点而变化。比如,与一些各功能或者特性之间的关系较难理解的领域(例如化学领域)相比,在各功能或者特性之间的关系较容易理解的领域中(例如机械或者电学领域),基于实施例可以进行的扩展或者概括的范围相对来说要宽一点。因此在判断权利要求进行的扩展或者概括是否恰当时,还应当考虑到具体的技术领域。

  以上三种典型示例与中国审查指南的相关规定一致,不需过多解释。

  4、如果说明书中描述的用于解决技术问题的技术手段没有在权利要求中体现出来,那么权利要求的保护范围则超出了说明书的记载范围。下面给出了一个例子以帮助理解本条规定。

  在说明书中,记载了一种系统使得服务器可以使用各种数据格式向各种终端提供信息,其中当接收到信息后,服务器从储存装置获得对应各接收终端的数据格式转换参数,并基于数据格式转换参数进行信息的数据格式的转换,然后将转换格式后的信息提供给对应的终端。而权利要求如下:一种信息提供系统,包括若干终端,一信息处理装置,一储存装置,信息处理装置从数据库获取第一信息并传递给终端,储存装置根据对应的终端储存第二信息,其中信息处理装置从储存装置获得第二信息并将第一信息传递给终端。可见在权利要求中未提到关于数据格式转换的内容,然而本发明要求解决的问题是要使得服务器可以使用各种数据格式向各种终端提供信息,而实现以上问题的手段是利用数据格式转换,因此权利要求的范围超出了说明书记载的内容。

  其中,如果说明书中记载了若干个技术问题,那么权利要求中必须记载解决至少其中一个技术问题的技术手段。这里技术问题的确定应符合以上第三条判断原则的规定,即不仅仅是发明记载内容中明确指出的,也可以是本领域技术人员根据说明书记载内容和公知常识可以推出的。

  关于此第四条的情况,在中国专利审查中,一般不会以违反26条第4款为理由,一般会采用缺少必要技术特征为理由。而在实质上均是因为权利要求没有记载解决技术问题的技术方案。

  二、“清楚”

  日本审查指南中关于“清楚”的审查要求做了很详细的解释,主要内容如下。

  关于“清楚”的审查原则有以下几点:

  1、权利要求的描述是判断要保护的发明是否可授权的基础,同样用于明确授权发明的技术范围。因此发明必须在权利要求中清楚地表述。

  2、同样,发明可以通过权利要求中的事项被清楚的表述。

  3、关于“清楚”的审查应基于申请人认为对限定发明所必要的事项进行,即记载在权利要求中的事项。然而在理解这些事项的含义或者技术含义的时候,不仅仅应当考虑说明书和附图的描述还应当考虑公知常识。在确认要求保护的发明时,未在权利要求中记载的事项不应当被考虑,相反,用于限定发明的事项只要在权利要求中有记载都应当被考虑。

  4、当权利要求的描述本身是清楚的时候,审查员应当审查权利要求中的术语是否在附图或者说明书中有定义或者解释,并且应当评价该定义或者解释是否使得权利要求的描述不清楚。比如,如果用在权利要求中某术语在说明书中的定义不完全一致或者与其通常的含义不相同时,该定义使得该发明不清楚。

  当权利要求的描述本身不清楚时,审查员应当审查权利要求中的术语是否在附图或者说明书中有定义或者解释,并且评价结合公知常识,该定义或者解释是否可以使得权利要求的描述清楚。如果审查员认为,经过审查该发明是清楚的,那么该发明同样满足36(6)(ii)款。通过以上解释,可以看出,在权利要求本身的描述不清楚的时候,审查员并不是直接判定该权利要求不清楚,而是继续审查,结合公知常识来判断是否清楚。

  以下给出了一些不满足36(6)(ii)款的典型示例。

  1、权利要求本身的描述不清楚导致发明不清楚。

  (1)由于权利要求包括一些日语表达上不充分、不适当的描述,导致发明不清楚。比如权利要求中包括一些错误或者模糊的描述,导致保护的发明不清楚。然而,当权利要求中的错误是很小的,而且不会使要保护的发明对于本领域技术人员来说是不清楚的,那么该权利要求仍然满足36(6)(ii)款。

  (2)即使结合说明书,附图和公知常识,权利要求中使用的术语仍然难以理解,将导致要保护的发明不清楚。

  此示例与中国审查指南中的相关规定是一致的,再次不再赘述。

  2、由于限定发明的事项存在技术缺陷导致发明不清楚。

  (1)权利要求中记载了技术上错误的事项。比如,权利要求“一种合金,由40-60wt%的A,30-50wt%的B和20-30wt%的C组成”,该权利要求的表述在技术上是错误的,因为上述成分A的最大含量与B和C的最小含量的总和超过了100%。

  关于此条规定,中国审查指南在第二部分第十章4.2.2中指出,一个组合物中各组分含量百分数之和应当等于100%,根据的条款就是法26条第4款。

  (2)除了限定发明的事项的不可理解性,结合公知常识该限定发明的事项明显是有缺陷的,也会导致发明不清楚。比如“一种加工中心,装配有机床,弹性体,金属板,自动刀具切换臂和刀具库”。该权利要求中仅简单罗列了加工中心中包含的部件,并未描述各部件之间的结构关系和功能。而根据公知常识,各部件之间的结构关系随着各部件的技术特性有很大的不同。因此上述权利要求中限定发明的事项是有缺陷的,因为弹性元件和金属板与其他部件之间的结构关系不清楚,因此导致发明不清楚。

  (3)限定发明的事项不一致。比如权利要求“一种用于生产最终产物D的方法,包括第一步,用初始材料A生产中间产物B,和第二步,用中间产物C生产最终产物D”,第一步的中间产物B与第二步的中间产物C不一致,而且第一步与第二步之间的关系也不清楚,由此导致发明不清楚。

  (4)限定发明的事项在技术上不相关。

  (5)用于表述权利要求的事项均为非技术事项。

  以上2-5条在中国一般也是以权利要求不清楚为理由要求申请人修改权利要求。

  3、要保护的发明分类(产品发明,方法发明,生产产品的方法发明)不清楚或者权利要求中包括一些不属于以上分类的事项,将导致发明不清楚。比如“一种方法或装置,包括……”,“一种方法和装置,包括……”,“化合物A的抗癌效果”等。

  在中国审查指南中关于“清楚”的规定,同样指出每项权利要求的类型应当清楚。

  4、限定发明的事项用可选的方式表示,然而上述可选项之间没有相似的特性或者功能,也将导致发明不清楚。

  关于此条规定,中国审查指南中是在“权利要求应以说明书为依据”中指出的,在用上位概念概括或并列选择方式概括的权利要求,应当审查这种概括是否得到说明书的支持。在得到说明书支持的条件下,采用并列选择法概括时,被并列选择概括的具体内容应当是等效的。因此在实质上,关于此情况中国和日本的规定是一致的。

  5、使用以下表达,结果导致发明的保护范围不清楚。

  (1)权利要求中使用否定式表达,结果使得发明的保护范围不清楚,比如“except(除了)”或者“or(否则)”。

  (2)使用数值限制的表达,但仅限制最小值或者最大值,结果使得发明的保护范围不清楚,比如“大于……”或者“小于……”。

  (3)对比表达的标准或者程度不清楚,结果导致发明的保护范围不清楚,比如“with slightly greater specific gravity (比重稍微大一点)”,“much bigger (更大)”,“high temperature (高温)”,“low temperature (低温)”,“hard to slip (难以滑动)”,“easy to slip (容易滑动)”或者使用一些有模糊含义的词语。

  (4)表达中有可选择性添加的事项或者有可选的事项,比如使用“when desired (如果需要的话)”,“if necessary (如果必要的话)”等词语来表达,或者表达中包括这样一些词语,“especially (尤其是)”,“for example (比如)”,“etc (等等)”,“desirably (较佳地)”,和“suitably (适当地)”。以上表达使得是否添加或者是否选择某些事项的条件不清楚,因此导致权利要求的记载有很多种理解方式。因此使用以上表达会导致权利要求不清楚。

  关于此条,中国审查指南关于清楚的解释中同样指明,权利要求中不得出现“例如”,“最好是”等类似用语,因此类用语会限定出不同的保护范围,导致不清楚。

  (5)数值限制包括0%时,比如“从0%到10%”,结果导致发明的范围不清楚。

  当说明书中明确指明某组分是必要组分时,而在权利要求中使用“从0%到10%”来限定,因为在0%时,权利要求中是不包括这种组分的,因此导致权利要求与说明书不一致,结果导致保护范围不清楚。而当说明书中明确表示该组分是可选时,使用“从0%到10%”来限定是被允许的。

  在中国审查指南中第二部分第十章4.2.2同样指出,在限定组分的含量时,用“0-X”来表示的为选择组分。

  (6)权利要求的表述采用引用说明书或者附图的方式撰写,结果导致权利要求不清楚。比如权利要求“一种如图1中的自动钻机”,引用附图是不准确的,因为附图通常含有模糊的含义,可以有很多种理解方式。

  然而发明是可以通过引用说明书或者附图的方式在权利要求中清楚地记载的。比如,一项发明涉及一种合金,合金的各成分之间有特定的关系,而这种关系是可以通过引用附图的方式清楚地表示的。如“一种耐热铁铬铝合金由铁,铬,铝和少于X%的杂质组成,其中铁,铬,铝的含量在如图1中点A,B,C和D包围的范围之内”。

  关于此规定,与中国专利法相关规定有较大区别,即使指南中解释在必要的情况可以采用引用附图或者说明书的方式来撰写,但是在中国专利实践中,采用这种方式来撰写是不被允许的。

  以上第1,2,3,5和6的示例是指使用了上述表达并导致不清楚时才违反36(6)(ii)款的规定,并不是限制不可以使用以上描述,而第4条比较明确的规定了不可以使用4条中的表达,因必然会导致不清楚的问题。

  在“清楚”这一部分的规定中,还详细介绍了功能性限定,由于篇幅所限,这里不做过多介绍。

  三、“简洁的”

  权利要求是审查发明是否满足授权要求(新颖性或者创造性等)的基础,因此权利要求的描述应当作为精确地限定地发明保护范围的文件。因此,权利要求的描述应当简洁以使得第三方可以尽可能容易地理解要保护的发明。这就是日本专利法第36(6)(iii)款的目的。相比中国专利法26第4款中“简要的”规定,通过以下介绍来对比“简洁的”与“简要的”之间的区别。

  日本专利法第36(6)(iii)款不涉及权利要求描述的发明内容,只涉及描述本身的简洁性。同样,也不要求包含多项权利要求的发明中多项权利要求作为整体要简洁,而只要求每一项权利要求简洁。从以上解释可看出,中国专利法中关于“简要的”规定,要求多项权利要求作为整体也应当是简要的,并明确规定“一件专利申请中不得出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求”,而日本专利法中对此却无要求。

  以下给出了一些违反日本专利法第36(6)(iii)款的典型示例。

  1、权利要求的描述中包括一些相同的内容,比如用过度冗余的重复方式。

  需要注意的是,不能仅仅因为用于限定发明的事项对于本领域技术人员来说是明显的限定或者是对满足授权要求可有可无的限定,而认为权利要求是冗余的。

  当权利要求的描述中引用了说明书或者附图,那么对应的说明书或者附图中引用的描述与权利要求的描述作为整体都不应当是冗余的。

  2、权利要求通过可选的方式表达,而且可选项的数目过大而严重破坏了权利要求的简洁性。

  确定简洁性是否被严重地破坏,应当考虑以下因素。

  (1)当可选项未共有一个显著的结构单元时,可选项数目过多导致严重破坏权利要求的简洁性时的可选项数目比当可选项共有一个显著的结构单元时的可选项数目要少。即当可选项未共有一个显著的结构单元时,更容易破坏权利要求的简洁性。

  (2)当可选项用复杂的方式表达时,比如有条件的选项,可选项数目过多导致严重破坏权利要求的简洁性时的可选项数目比其他情况要少。即当可选项用复杂的方式表达时,更容易破坏权利要求的简洁性。

  对比中国审查指南中对“简要”的要求,可见日本专利法对“简洁”的要求要相对宽松一点,没有过多的限制。比如未要求权利要求的数目应当合理,未要求所有权利要求作为整体也简要等。

  四、应当符合经济贸易产业省的条令

  此条涉及的是经济贸易产业省的条令中关于权利要求技术性规定的一些法律要求。

  日本专利法第24条规定,满足专利法第36(6)(iv)款规定即符合经济贸易产业省的条令的权利要求范围的记载应满足以下事项:

  (1)每一项权利要求的描述都应当重启一行,并有标号。

  (2)权利要求应连续编号。

  (3)在权利要求的描述中,当引用其他权利要求时,应写明其标号。

  (4)当一权利要求引用另一权利要求时,该权利要求不能在其引用的另一权利要求之前。

  以上规定均是对权利要求的具体撰写方式的规定,与中国专利法中的相关规定都是一致的。

  以上详细解释了日本专利法第36(6)款的规定,并与中国专利法第26条第4款中的相关规定进行了对比,希望通过上述介绍,能使本领域的相关人员对以上规定有更好的认识,并给各位的工作带来实质的帮助。

 

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