文/北京市集佳律师事务所上海分所 陈绍娟

　　根据国家知识产权局战略规划司、国家知识产权局知识产权发展研究中心发布的《2021年中国专利调查报告》，年度调查数据显示合作研发占研发获取专利的比例为5.7%，其中发明专利的合作研发比例为6.2%。通过合作研发获得的发明专利产业化平均收益相对较高，达到1000万元/件。由此可见，我国来源于合作研发的发明专利的数量已经初具规模，对其所涉及的法律问题的研究也势在必行。在科创板上市问询中，亦有不少审核问询函涉及发行人与外部机构尤其是高校在合作研发中产生的专利共有问题。

　　某发行人背景信息：

　　某发行人在锥形束CT成像、数字化口腔X射线成像等领域拥有18项核心技术，其中低剂量成像技术、多能谱成像技术、高精度几何校准技术这3项核心技术系与清华大学共同承担的科研课题中的研发成果，双方据此共同申请了5项专利。

　　就双方共有的5项专利，发行人与清华大学签订了《技术许可合同书》，清华大学将上述专利的实施权以排他方式授予发行人使用，不限地域、行业、产品、用途，除用于教学和科研目的外，清华大学不以任何方式实施前述专利，亦不许可、授权、委托或以任何其他方式允许任何第三方实施前述专利。发行人因此支付清华大学许可使用费500万元。

　　以下为针对该公司的审核问询函摘要：

　　请发行人说明：

　　（1）与其他主体共同研发核心技术的具体情况，相关知识产权归属是否存在纠纷或潜在纠纷；

　　（2）公司各项专利的取得方式，5项共有专利的内容，共有专利许可有效期，许可使用费是否公允，《技术许可合同书》签署前专利使用和权益分配情况；（3）公司核心技术的形成过程，是否存在主要核心技术来自清华大学或同方威视的情形。

　　上述审核问询函关注的正是合作开发法律关系中的专利权属、共有专利实施权的排他许可问题。

　　根据《专利法》第八条以及《民法典》第八百六十条的规定，合作开发完成的发明创造，当事人之间没有特别约定的，申请专利的权利由合作开发的当事人共有。对于共有专利的实施，根据《专利法》第十四条规定，有约定的从约定，没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。

　　我们注意到，很多企业签署的合作开发合同中，没有意识到共有专利产生的诸多复杂问题，而往往以简单一句话“本合同项下研发成果申请专利的权利由双方共有”来表述双方共有的法律关系，甚者没有对专利的权属及实施进行约定，很多纠纷也就产生于此。例如，在温州医科大学附属第一医院与深圳某公司侵害发明专利权纠纷一案中，原被告双方合作研发一款医疗多功能自助终端一体机，并共同申请了专利。后来公司一方将该专利投入商业运营并获得了巨大的经济利益，医院一方认为由公司独享共有专利的商业利益有违公平原则，请求分享利益。最高人民法院在(2020)最高法知民终954号民事判决书中认定：在没有约定的情况下，只有在以许可方式许可他人实施该专利的情况下才有共有人对收益进行分配的要求，而共有人自己单独实施共有专利并不需要进行利益分配。该案充分体现了共有人之间在合作开发伊始就以协议方式约定清楚双方权利义务的重要性，尤其是实施和利益分配条款。

　　在上述发行人的法律安排中，其虽然与清华大学共有专利，但是通过协议方式将共有专利的实施权以排他方式授予发行人使用，避免了共有人将该专利自行实施或许可他人实施导致的核心竞争力被稀释的问题。

　　在合作开发协议谈判过程中，如果企业作为既投入资金又投入背景技术和研发力量的甲方，建议重点思考如下问题，并在协议中确认是否已经有相应的条款安排：

　　1、是否能接受乙方自己单独实施该专利并独占由此所获得的利益？

　　2、是否能接受乙方将该共有专利许可给我的竞争对手？

　　3、如果乙方将该共有专利在市场上大量免费普通许可怎么办？

　　4、如果后续想将该共有专利中的份额转让给关联公司，但乙方不同意或主张同等条件下的优先受让权如何处理?

　　5、对于研发成果，如果一方想申请专利，一方想以商业秘密保护如何处理？

　　想清楚以上问题后，我们就会发现对于共有知识产权的情况下，对于知识产权有关的条款需要有详细而周密的部署安排，来回应上述关切。我们建议在协议知识产权条款中至少应包括如下内容：

　　▶双方投入的背景知识产权归属

　　▶ 双方投入的背景知识产权给另一方的普通许可

　　▶ 知识产权瑕疵担保

　　▶共有研发成果的详细约定

　　• 乙方自行实施的范围限制

　　• 乙方对外许可的限制

　　• 甲方许可给关联公司的约定

　　• 乙方转让的限制以及关联公司之间的转让自由

　　• 收益分配

　　• 知识产权保护方式的决策权、申请及维护费用承担

　　• 知识产权维权发起、合理开支承担及损害赔偿归属

　　• 发表论文和著作的约定

　　• 申请奖励的约定

　　• 后续改进技术成果的归属、回授及收益分配条款

　　▶研发成果及资料的清单以及交付