文/北京集佳知识产权代理有限公司 柴玮杰

　　在实践中，一件商标很难保证在投入使用数年后依然保持丝毫不变。或因审美原因，或因市场变动，商标可能在实际使用过程中逐渐地出现一些细微变化，如：字体，颜色，文字的组成等。对于一些粗心的消费者而言，可能压根察觉不到这些细微的变化。然而，在商标审查中，这些变化却可能带来许多问题。尤其在美国这样重视使用证据的国家，若商标实际使用与注册标样不一致，是否会导致原注册商标因无法提交使用证据而被他人撤销呢？申请人又是否需要为这些轻微变更设计的商标，重新提交商标申请呢？

　　由于商标申请日及实际使用日涉及在先权利的问题，一旦出现争议，对申请人的权利影响重大。因此，相较于直接放弃原商标转而申请新商标，对旧商标申请修改，以符合新的使用样式，无疑是更为便捷，有利的一种方案。以下，我们将为大家介绍，何种类型的变更为美国商标局可接受的变更，以帮助各申请人更好地自己的注册商标，保护自己的商标权利。

　　在美国，对已申请或注册商标能否进行颜色，文字，描述等的变更，主要取决于该种变更是否构成“实质性变更”。对于使用中逐渐出现变化的商标，若该种变化属于“非实质性变更”则可以直接申请变更原注册商标，以使得注册商标与实际使用相符合。由于美国基于马德里及外国注册/申请提交的申请或注册，受制于作为申请基础的外国注册的制约，而无法随意变更，因此，以下讨论，并不涉及基于66（a）及44 （e）/ （d）而提交的申请或注册。

　　一、何为实质性变更

　　1.商标颜色

　　一般而言，除非商标本身即为颜色商标，否则对商标颜色的变更，不属于实质性变更。此系因对于文字及图形商标而言，颜色非主要识别元素，消费者更多地从文字及图形本身对商标进行识别，因此，除非商标颜色的变更，将影响商标的含义，或颜色本身为商标的显著部分，对颜色的变更申请将获得官方的核准。

　　举例而言，将蓝色水滴修改为红色，属于实质性变更，因该种修改使得原本寓意“泉水/露水”等的水滴，变为寓意“鲜血”，使得商标含义发生重大变化；或者，商标本身的设计图案不含显著性，其本身的显著性来源于颜色，则颜色的修改一般构成实质性修改，而无法获得核准。

　　2.商标描述

　　在大多数申请人的眼中，商标描述可有可无，似乎并不属于商标申请中的重要环节。然而，对于对商标组成文字进行过高度设计的商标，商标描述的不同，可能直接导致文字及含义组成的不同。如：英文字母“Z”与数字“2”，一旦经过设计，“z”与“2”可能变得极为相似，无法轻易辨别。究竟是“2”还是“z”，将直接取决于申请人提交的商标描述。

　　关于何为“实质性”的商标描述修改，一般美国采用以下判断标准：

　　1）修改后的描述与原提交描述进行对比，是否改变了原描述的本质性内容；

　　2）若进行该种变动后，已公告商标需重新公告，已完成审查的商标需审查员重新进行审查的，则该种变动属于“实质性”变动。一般无法被商标局核准。

　　然而，前述标准存在例外情况，若申请人存在其他已注册商标，与拟变更的商标描述相同或相似，则即使修改后的描述属于“实质性”变更，也可能被官方核准。

　　3.商标文字组成

　　对商标的文字组成而言，上述“商标描述”的实质性变更标准同样适用。整体来说，一般若文字变动对商标整体传递的商业印象不产生影响，则不属于实质性变更。然而，由于文字对含义的影响，无法单纯以字数衡量，有时一个标点符号即改变商标整体含义，有时即使加入新的词组，商标含义也无实质性变动。因此，商标文字组成的修改，在是否构成“实质性变更”的问题上，更具有复杂性及可争辩性，以下，我们将简单介绍具有代表性的几个案例，以帮助理解何种类型的变更属于“改变了商业印象”，而何种类型的变更，属于不改变商业印象的“非实质性”变更。

　　案例1:“？”的增加，属于实质性变更商标含义。申请人原商标为“GOT STRAPS”，欲变更为“GOT STRAPS？”。官方认为，该种变更属于实质性变更，因商标传递的整体含义从陈述句变为疑问句。

　　案例2：申请人原商标为“NY JEWELRY OUTLET”，欲变更为“New York JEWELRY OUTLET”不属于实质性变更。虽然“NY”似乎与“NEW YORK”差异较大，但在美国，“NY”一般视作“NEW YORK”缩写，因此，虽然在字数及外观上产生一定变动，但该种变动在美国不属于“实质性”变更。

　　案例3：申请人原商标为“GRAN VINO MALAGA LARIOS + 设计元素”，欲变更为“VINO DE MALAGA LARIOS + 设计元素”，官方不认为该种变动属于“实质性变更”。

　　案例4：申请人原商标为“TACILESENSE”，欲变更为“TACTILESENSE”，官方认为该种变动属于“实质性变更”。

　　综合以上，其实商标的变动是否属于“实质性”变更，主要还需从该种变更是否改变了原商标所传递的“商业印象”入手。若相关变动为改变原商标“本质”，则相关变动一般不属于实质性变更。

　　二、证据相关的“实质性变更”

　　如前所述，若为非实质性变更，则若后续使用发生变化，申请人可以申请对标样进行变更，以使得商标标样符合实际使用。然而，若未进行该种变更，能否以存在轻微差别的标样作为使用证据提交呢？第三方又是否可以以“注册的标样未投入实际使用”为理由，向申请人商标提起不使用为理由的无效呢(相当于国内的撤三)？

　　就使用证据而言，一般来说，尤其是对主张了设计及颜色的商标，我们一般在提交使用证据时都建议客户提供与申请标样完全一致的证据，以确保提交的证据可以通过审查。但是，实践中，仅发生轻微变化的使用证据（如：字体等），同样有被官方接受的先例。但为了避免争议，我们依然建议若申请人的商标在实际使用中若出现变化的，只要在前述“非实质性”变更的范围内，则尽快向商标申请变更商标，以使得使用与注册商标相符合。

　　但是，若未能进行变更，未被第三方以旧商标未实际使用而提起撤销；或者，变更已经属于实质性变更，因此，需申请新的商标，而遭遇第三方以使用在新商标前（旧商标后）发起的商标争议呢？在这里，我们就需要引入美国商标中的另一个原则“Doctrine of Tacking”。在该原则下，若商标仅是进行了细微的修改，则商标申请人可以在新的商标标样下，保留原商标的优先权日（该原则主要系应用于商标争议）。Tacking原则能否适用，其核心在于：商标带给消费者的商业印象是否发生改变，新旧商标是否属于“法律上的等同商标 Legal Equivalent”。

　　也即，若申请人在实际使用中，商标标样出现轻微变化，而新标样带给消费者的商业印象与就商标相同的，则第三方将无法基于不使用而向客户提起撤销。需注意的是，虽然官方表达中使用了“轻微变化”，但实际上，从非专业人士的角度来看，有些“不改变商业印象”的变化，还是挺大的呢。如：美国官方也不认为在原文字商标的基础上，增加一个狗爪子的图案为“重大变化”。由于美国商标审查中，一般认为文字与图形组合的商标，以文字为主要元素，因此，增加了一个“狗爪”设计，并没有改变原文字商标给消费者带来的商业印象。

　　同样地，在Hana Financial v. Hana Bank一案中，Hana Financial 诉Hana Bank 侵权，Hana Bank 承认其对“Hana Bank”商标的使用，晚于“Hana Financial”，然而其主张，其“Hana Bank”商标应当适用“Tacking原则”，继承其“Hana Overseas Korea Club”的优先权，而其“Hana Overseas Korea Club”的使用，远早于Hana Financial。“Hana Overseas Korea Club”后演变为“Hana World Center”，并最终演变为“Hana Bank”。该案中，最终陪审团认可了Hana Bank 的主张，认为Doctrine of Tacking可以适用，Hana Bank继承Hana Overseas Korea Club 的在先权利。

　　从上述案例中，我们可以看到，虽然我们建议申请人商标的使用逐渐偏离原申请/注册标样，只要该种变化不改变原商标传递的商业印象，则应当及时向官方提交更正申请，要求将修改商标标样以符合实际使用。但是，若未能进行前述操作，或相关申请被PTO所拒绝，而后商标卷入无效或侵权案件，则也不必过于慌张。法院或无效程序中对于“法律等同商标”的判断较审查员审查阶段更为灵活。若申请人存在相同或近似的旧商标（若参考上述“HANA BANK”一案，相关“近似”的标准还挺宽泛）使用或申请的，则可能可以依赖原商标，主张新商标的优先权日继承旧商标，已对抗他人的无效或侵权主张。

　　以上内容，供大家参考，以避免因商标非重大修改，而导致直接放弃旧商标，申请新商标导致的各种不便及额外花费。同时，也为大家在遇到商标争议时，提供了新的抗辩思路。