专利法实施细则的第51条第3款(以下简称细则51.3)规定,“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。”根据上述规定,申请人对申请文件的修改如果没有针对通知书指出的缺陷进行修改,则这样的修改文本审查员一般不予接受。
然而,对此,审查指南做出了例外的规定。根据审查指南第八章实质审查程序的5.2.1.3节的规定,对于该规定进行归纳概括可知,满足以下四个条件,可以被视为针对通知书指出的缺陷进行的修改:
第一,该修改方式不符合细则51.3的规定;
第二,其内容和范围满足专利法第33条(以下简称法33)的规定;
第三,该修改消除了原申请文件具有的缺陷;
第四,该申请具有授权前景。
由此可知,申请人对申请文件的修改如果能够满足以下四个条件,则该修改被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而该种修改是可以接受的。
但是,针对上述“被视为针对通知书指出的缺陷进行的修改”,审查指南也规定了五种修改方式,该五种修改方式虽然能够满足法33条的规定,但是也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改。该种五种修改方式为:
第一,主动删除独权中的技术特征,扩大了该权利要求的保护范围。
比如,原独权:一种工程机械,包括A、B和C;
修改后:一种工程机械,包括A和B;
虽然,修改后的技术方案,亦即包括A和B的工程机械,在原说明书中有记载,但是该种修改扩大了独权的保护范围,因而不被接受。同理,主动删除一个相关的技术术语,主动删除限定具体应用范围的技术特征,也是不被允许的。总之,一句话,如果主动删除独权中的任何表述、任何一个字或几个字,只要导致扩大了该独权的保护范围,就是不被允许的。当然前提是主动删除,而不是针对通知书指出的缺陷进行的删除。
第二,主动改变独权中的技术特征,导致扩大了该独权请求保护的范围。
比如,将技术特征“螺旋弹簧”改为“弹性部件”,即使原说明书记载了“弹性部件”这一技术特征,但是该种修改方式扩大了请求保护的范围,因而不予接受。
第三,主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
比如,原权利要求书的主题为自行车新式把手,但是经过实质审查,该自行车新式把手不具备创造性,然后申请人将权利要求的主题定义为自行车的车座,虽然该自行车的车座在原说明书中有记载,但是由于修改后的主题与原来要求保护的主题缺乏单一性,因而这种修改不予接受。
第四,主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现。
比如,原权利要求书只记载了以下权利要求
1、一种臂架装置,包括A和B;其特征在于,B进一步连接有C。
2、……..
3、……
….
8、…….
在上述技术方案的基础上,申请人主动增加了一个新的独立权利要求:
9、一种工程机械,其特征在于,包括如权利要求1至8任一项所述的臂架装置。
显然,该主动增加的该独立权利要求与原权利要求1至8是具备单一性,因而通过上述第三点,是难以对其进行排除的。因而审查指南在修改的过程中增加了上述第四点,由于该主动增加的独立权利要求在原权利要求书中未曾出现过,因而不予接受。
此外,在原权利要求只是记载了一种产品权利要求,该产品权利要求的创造性被否定后,审查员作出修改,将权利要求限定为一种该产品的生产方法或生产该产品的设备。显然,该产品的生产方法或生产该产品的设备,在一般情况下是与该产品具备单一性的,因而对于该种修改,上述第三点也难以排除,因而审查指南在修改的过程中增加了上述第四点,由于该主动增加的独立权利要求在原权利要求书中未曾出现过,因而不予接受。
第五,主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未曾出现过。
比如,在上述第四点的举例中,工程机械的从属权利要求、该产品的生产方法或生产该产品的设备的从属权利要求,均属此类修改,因而不予接受。此外,在上述第四点的举例中,申请人主动增加了臂架装置的从属权利要求9,该主动增加的从属权利要求也属此类修改。
|